Маршалл Дж.Ф., Бансал В.К. Финансовая инженерия Полное руководство по финансовым нововведениям

Подождите немного. Документ загружается.

сеянного урожая». И в-третьих, нужно, чтобы ответчик незаконным

присвоением нанес вред истцу. Нанесение вреда доказывается демон-

страцией отчуждения прибыли от истца. Следующие дела (два из ко-

торых касаются финансовых услуг) связаны с законом о нечестной

конкуренции.

Международная служба новостей

против

Associated

Press

Агентство

Associated

Press

(АР) собрало информацию для публи-

кации в своих газетах. Когда новости появились в восточных районах

Соединенных Штатов, Международная служба новостей

(International

News

Service

(INS) передала газетный материал на основе информа-

ции АР, не защищенной авторским правом. Затем INS начала конку-

рировать с АР, продавая материалы на западном побережье. АР пода-

ло в суд, полагая, что это была нечестная конкуренция. INS в свою

очередь утверждала, что, как только газеты опубликовали новости от

АР,

которые не были защищены авторским правом, эти новости ста-

ли общим достоянием и могли использоваться с любой целью. Это

значит, что INS, по ее мнению, могла копировать или переписывать

их с целью продажи газетам, не являвшимся представителями АР.

Верховный суд США не согласился с этим. Суд определил не-

законное присвоение как «использование материала, который был

приобретен истцом в результате организационных усилий и расходо-

вания труда, умения и денег и который мог продаваться истцом за

деньги»

. Суд также посчитал, что копирование материалов агент-

ством INS было:

несанкционированным вмешательством в нормальный ход ведения за-

конного бизнеса истца как раз на стадии получения прибыли с целью

отчуждения существенной доли прибыли от того, кто эту прибыль за-

работал, в пользу того, кто ее не заработал; при этом ответчику пре-

доставлялись

особые

преимущества в конкуренции, поскольку его не отя-

гощали никакие расходы

Суд принял решение, что действия INS представляют собой не-

честную конкуренцию

, хотя новости и не были защищены авторским

правом.

Standard

& Poor's

Corporation,

Inc. против

Commodity

Exchange,

Inc.

В первом деле, в котором прецедент с INS использовался в фи-

нансовой индустрии, фирма

Commodity

Exchange,

Inc.

(Comex)

по-

пыталась продвинуть на рынок фьючерсный контракт на индекс

Comex

500

Stock

— индекс, аналогичный индексу

Standard

Poor's

751

(S&P) 500. Фирма S&P возбудила дело против

Comex

за незаконное

присвоение, нарушение федерального и общего права о торговой мар-

ке,

ложное указание первоисточника, выхолащивание торговой марки,

нарушение авторского права, а также выдвинула другие мотивы

обвинения.

Окружной суд

запретил торговлю продуктами на основе индекса

Comex

500, опираясь главным образом на решение о незаконном при-

своении. Апелляционный суд США подтвердил решение, признав,

что использование индекса S&P 500 было незаконным присвоением.

Chicago

Board of Trade против Dow Jones & Co.

Аргументация, использованная в случае с INS, применялась и для

наложения запрета на определение биржей

Chicago

Board

Trade

(CBT) стоимости собственного продукта, связанного с ценными бу-

магами, на базе индекса, подобно Dow

Jones

Industrial

Average

(Dow).

Chicago

Board

Trade

искала широко известный индекс фондового

рынка, чтобы использовать его в качестве основы для своего финан-

сового продукта. Когда она не смогла получить лицензию на исполь-

зование

Industrial

Average,

CBT построила аналогичный индекс и пред-

ложила осуществить его независимое вычисление в соответствии с

опубликованными математическими соотношениями, использовавши-

мися Dow. Однако суд высказался в пользу Dow:

Сильная корреляция индекса Dow Jones

Average

с общим поведением

фондового рынка является существенной для эффективности индексного

контракта С ВТ как инструмента хеджирования, и именно эта корре-

ляция придает хеджеру уверенность в контракте. Такая корреляция

получена только благодаря профессионализму Доу-Джонса, что заслу-

живает всяческого уважения... Таким

образом,

использование

биржей

С ВТ

индекса Dow Jones не является «побочным» моментом... и действия С ВТ

подпадают под классификацию незаконного присвоения

Как полунить защиту

В будущем защита, построенная на законе о нечестной конкурен-

ции, возможно, не будет действенным средством защиты финансо-

вых продуктов, поскольку она, видимо, будет перекрываться преиму-

щественным правом законов о патентах или об авторских правах. Так,

преимущественное право федерального закона о патентах уже было

успешно применено в деле фирмы

Bonito

Boats,

Inc.

(Bonito)

против

фирмы

Thunder

Craft

Boats,

Inc.

(Thunder

Craft)

Bonito

возбудила

дело против

Thunder

Craft

за копирование процесса отливки корпуса

лодки. Законодательство штата Флорида запрещало подобное копи-

рование как форму незаконного присвоения. Верховный суд США

нашел, что законы Флориды имеют статус, подчиненный по отноше-

752

нию

федеральным законам, которые

случае патентуемых объек-

тов отдают предпочтение защите, основанной

на

патентах. Фирма

Thunder Craft

также построила свою защиту

на

преимущественном

праве федеральных законов

об

авторских правах, поскольку авторские

права защищают определенные конструкции. Однако

суд

отверг

за-

щиту

на

основе закона

об

авторских правах, посчитав,

что

дело под-

падает

под

действие закона

патентах. Поэтому суду

не

пришлось

решать, пользуются

ли

федеральные законы преимущественным пра-

вом

по

отношению

предоставляемой штатом защите

от

незаконно-

го присвоения, которая охватывает объекты, обеспечиваемые

авторским правом.

Дело

биржей

Chicago Board of Trade

было связано

использова-

нием опубликованных математических соотношений, применяемых

к ценам акций, составляющих индекс. Можно было

бы

утверждать,

что список акций

Dow,

составляющих индекс, является объектом при-

менения авторского права

или

объектом, который может быть защи-

щен лишь федеральными законами. Также

компьютерная система,

предназначенная

для

вычисления индекса, является патентуемым,

компьютерная программа

—

обеспечиваемым авторским правом

объектами, которые могут быть защищены лишь федеральными

за-

конами.

При

любой аргументации, выбранной судом, вариант иска

незаконном присвоении, выдвинутый

Dow,

сейчас, пожалуй, пере-

крывался

бы

действием преимущественного права федеральных

за-

конов.

Принуждение

Если защита

от

незаконного присвоения существует,

то она су-

ществует

силу законов штата. Таким образом, изначально законы

штата должны определять наличие мотивов обвинения, законодатель-

ные требования

для

доказательства факта незаконного присвоения

имеющиеся

наличии средства защиты.

Иск

должен быть представ-

лен

в суд

штата, если

нет

оснований

для

слушания дела

федераль-

ном суде (например, необычность дела). Теоретически незаконное

присвоение может быть рассмотрено

и в

комиссии

ITC.

Истец дол-

жен доказывать незаконное присвоение посредством явных свиде-

тельств. Хотя запреты

выносятся, суды редко назначают компенса-

ции

за

ущербы, адвокатское вознаграждение

или

оплату издержек.

Судебный процесс

по

делу

незаконном присвоении обычно

бывает дорогостоящим

по

ряду причин. Во-первых, законодательство

является расплывчатым

спорным. Во-вторых,

нет

благоприятствую-

щих законодательных условий,

как это

имеет место

случае

патен-

тами, зарегистрированными

на

федеральном уровне, зарегистриро-

ванными торговыми марками

зарегистрированными авторскими

25—1461

753

правами. В-третьих, ходатайство защиты, направленное

на

исполь-

зование преимущественного права федеральных законов

по

сравне-

нию

защитой

от

незаконного присвоения, скорее всего, будет удов-

летворено

до

того,

как суд

сможет вникнуть

суть дела.

Преимущества

недостатки

К преимуществам защиты

от

незаконного присвоения можно

от-

нести

то, что она

появляется немедленно (если вообще появляется);

не связана

регистрационными расходами

длится неопределенно

долго. Есть

недостатки.

К ним

следует отнести

то, что ее

может

не

существовать

данном штате

вообще

ни в

одном штате; судебный

процесс неэффективен; денежные компенсации

за

ущербы, вознаг-

раждения адвокатам, издержки, проценты

и т. д., как

правило,

не на-

значаются,

и она не

защищает

от

независимого создания

или

копи-

рования объекта, который

не

является уникальным.

Тем не

менее

закон

нечестной конкуренции успешно применялся

для

защиты

ин-

дексов фондовых рынков,

и он

может быть действенным

для

защиты

других видов труда, умения

усилий.

Комментарий

Хотя закон

нечестной конкуренции

является расплывчатым

деталях

неопределенным

своей действенности,

он

находит свою

сферу применения.

некоторых ситуациях этот закон может предо-

ставлять единственную возможность защитить финансовый продукт.

Однако другие формы защиты интеллектуальной собственности

могут быть более эффективными

и в

конечном счете более надежными.

Использование торговой

или

сервисной марки

для защиты ценных бумаг

В финансовой индустрии существует множество торговых

сер-

висных марок. «Бык» фирмы

Merrill

Lynch

«лев» фирмы

Dreyfus —

четкие символы своих компаний. Регистрацию

на

федеральном уровне

получили марки «Drexel

Burnham

Lambert», «Fidelity

Investments*,

«Salomon

Brothers*,

«The

First Boston Corporation*

марки многих

других финансовых институтов. Регистрацию прошли

марки

фи-

нансовых услуг, предоставляемых такими институтами,

как,

например,

«Cats», «Darts», «Fastbac

First Automotive Short Term Bonds and

Certificates*

Суды обеспечивали права обладателей марок, приме-

няемых

финансовой индустрии

754

Торговая марка защищает

от

использования другими знака, кото-

рый

мог бы

породить путаницу, ошибку

или

обман. Можно

еще

сказать,

что она

используется

для

ограничения степени,

которой

финансовый продукт конкурента может быть ассоциирован

финан-

совым продуктом создателя.

Защита, предоставляемая торговыми марками, дополняет меры,

обеспечиваемые законом

ценных бумагах. Раздел

35(d)

Закона

об

инвестиционной компании

(Investment Company Act) от 1940 г.

за-

прещает использование зарегистрированной инвестиционной ком-

панией определенных терминов

названии компании

или в

ценных

бумагах. Может быть запрещено использование вводящих

заблуж-

дение терминов,

т. е.

терминов, которые могут означать,

что

ценная

бумага гарантируется, поддерживается, рекомендуется

или

одобряет-

ся правительством Соединенных Штатов. Запреты общего характера

против искажений, содержащиеся

разделе

10(b)

Закона

торговле

ценными бумагами

(Securities

Exchange

Act)

, могут также запрещать

финансовым компаниям использовать вводящие

заблуждение тер-

мины

качестве названия компании

или ее

ценных бумаг.

Варианты защит, обеспечиваемых торговыми

и сервисными марками

Имеется

ряд

способов защиты названий

или

символов, использу-

емых

финансовой индустрии.

Для

защиты может использоваться

общее право. Кроме того, возможно зарегистрировать торговую мар-

ку

одном

или

нескольких штатах. Федеральная регистрация марок

либо

Главном регистре

(Principal

либо

во

Вспомогательном

регистре

(Supplemental Register)

предоставляет дополнительные пре-

имущества. Существует также возможность получить одну регистра-

цию

качестве торговой марки

(для

товаров),

другую

— в

качестве

сервисной марки

(для

услуг). Раздельная регистрация имени, состо-

ящего

из

начальных букв слов,

самих слов, дающих начальные

буквы, может предоставить более широкую защиту.

Защита

на

основе общего права

Защита

на

основе общего права, предоставляемая торговой мар-

кой, обеспечивается

за

счет фактического использования марки

для

того,

чтобы различать товары

или

услуги одного продавца

от

товаров

или услуг другого. Маркой может служить любое слово,

имя,

символ,

цвет, звук, схема, чертеж, картина, лозунг

или

любая

их

комбинация.

Марки, подчеркивающие престиж фирмы, обычно называются тор-

говыми марками

(trademarks). В

техническом плане торговые марки

используются

на

товарах, таких,

как

автоматические банковские

25*

755

кассовые машины,

сервисные марки

(service marks)

используются

связи

услугами, такими,

как

андеррайтинг.

Оба

таких символа

объединяются общим названием

—

«марки».

Сервисную марку можно использовать, проставляя

ее на

докумен-

тах (например,

на

директивных документах андеррайтинга)

пред-

лагая

на

продажу услуги,

этими документами ассоциированные. Если

продажи осуществляются

при

наличии символа, легко узнаваемого

покупателями,

то

продавец приобретает определенные исключитель-

ные права.

этим правам относится право воспрепятствования

другим фирмам приводить клиентуру определенного продавца

в за-

мешательство, торгуя

под его

престижной маркой.

Для

реализации

этого права, вытекающего

из

общего права, продавец должен возбу-

дить дело

по

факту нечестной конкуренции.

Не

все

имена

символы можно защищать. Общий термин

не

может

служить

качестве торговой марки, поскольку

он

является обычным

названием продукта, например акций

облигаций.

противополож-

ность этому если

имя

причудливое

или

условное,

то в

результате

ис-

пользования марки возникает защита

на

основе общего права.

На-

пример,

случае дела Merritt

Forbes & Со.

против

Newman Investment

Securities

Inc.

ответчику были предъявлены обвинения

на

основе

общего права

нарушении следующих марок: «Tender

Option

Program»,

«Tender Option»

«TOP's».

Суд

отклонил

иск по

двум первым маркам,

поскольку счел,

что они

являются терминами общего вида,

но

удов-

летворил

иск по

марке «TOP's».

Защита марки

на

уровне штата

Большинство штатов обеспечивают некоторые виды регистрации

марок,

собственники марок могут получить любую дополнитель-

ную защиту, предоставляемую законодательством штата.

Эти

права

могут простираться

от

минимальных (например, связанных

доказа-

тельством,

что в

определенный день регистрант представил заявку

том,

что он

использовал марку)

до

явных свидетельств прав собствен-

ности

на

марку.

Кроме того, некоторые штаты запрещают

так

называемое выхола-

щивание. Выхолащивание представляет собой использование чужой

марки таким способом,

что при

этом подрывается уникальность зна-

менитой марки. Например, один

суд

посчитал,

что

марка «The

Greatest

Used Car Show On

Earth» выхолащивает марку фирмы Ringling

Brothers'

«The

Greatest

Show On

Earth»

отличие

от

случая нарушения тор-

говой марки, выхолащивание марки

не

требует доказательства воз-

можной путаницы.

Регистрация

штате может быть полезной

случае

марками,

которые используются

финансовыми продуктами, предложенными

756

только

одном штате, например

как с

марками местного торговца

недвижимостью

или

марками

для

облигаций

или

облигационных фон-

дов уровня штата

или

муниципалитета. Если марка

не

используется

в коммерции, регулируемой федеральным правительством,

т. е. в

ком-

мерции, распространяемой

на

несколько штатов,

то она не

подпада-

ет

под

федеральную регистрацию.

Федеральная регистрация торговых марок

В зависимости

от

конкретной марки

и от

того,

как она

использу-

ется, марку можно зарегистрировать

Главном

или во

Вспомогатель-

ном регистре

качестве торговой

или

сервисной марки

(в

виде слов

или начальных букв слов,

как это

рассматривается далее).

Главный регистр. Владелец марки, используемой

коммерции

Соединенных Штатах, может обратиться

службу

РТО за

федеральной

регистрацией марки. Федеральная регистрация

Главном регистре

обеспечивает много важных преимуществ

и, как

правило,

ее

имеет

смысл получить.

Федеральная регистрация обычно допускает использование мар-

ки

во

всех штатах.

тому

же для

восстановления прибыли

компен-

сации ущерба

случае нарушения регистранту следовало

бы

сделать

отметку

регистрации, используя символ

®,

фразу «Registered

in the

U.S.

Patent

and Trademark

Office» (зарегистрировано службой патентов

и торговых марок

США) или

«Reg.

U.S. Pat. & Tm.

Off.». Незаконным

является использование этих отметок

до

получения федеральной

регистрации. Однако символы

TM (trademark —

торговая марка)

(service mark —

сервисная марка) можно использовать

любое

время

для

объявления притязаний

на

марку.

Для обращения

за

регистрацией марки

Главном регистре

не

тре-

буется, чтобы марка

уже

использовалась.

Все, что

нужно,

— это че-

стное намерение использовать марку

коммерческой деятельности

Соединенных Штатах. Однако чтобы регистрация была получена,

не-

обходимо фактическое использование марки

течение четырех

лет

со

дня

подачи документов.

Эта

процедура, называемая «намерением

использовать»

(intent-to-use),

позволяет компании обеспечить себе

приоритетное право

на

марку

до

вложения средств

рекламу

мар-

кетинг.

Некоторые марки

не

могут быть зарегистрированы

Главном

регистре,

некоторые

не

могут быть вообще зарегистрированы

на

федеральном уровне. Служба

РТО

может отказать

регистрации

из-за какого-нибудь термина

или

символа, который

не

может выпол-

нять функцию марки, который оскорбителен

или

который может

породить путаницу

прежней маркой другого

. Однако впервые

описанной марке

не

будет отказано

регистрации, если благодаря

757

коммерческой деятельности марку стали узнавать. Предполагается,

что отличительное вспомогательное значение

(secondary

meaning)

придается марке после 5-летнего непрерывного и исключительного

ее использования.

Вспомогательный регистр. Марка, не имеющая права быть заре-

гистрированной в Главном регистре, но и не имеющая иных препят-

ствий со стороны федерального законодательства

, может быть

зарегистрирована во Вспомогательном регистре. Регистрация во Вспо-

могательном регистре не обеспечивает преимуществ, перечисленных

ранее, за исключением того, что она дает основу для регистрации в

некоторых зарубежных странах и правовую защиту в федеральных

судах.

Торговая и/или сервисная марки. Продукты, являющиеся ценными

бумагами, неосязаемы. Это значит, что трудно установить, являются

ли они товарами для того, чтобы получить зарегистрированную тор-

говую марку на федеральном уровне. Этот вопрос рассматривался в

двух судебных делах, однако бькли вынесены противоположные

заключения

. Чтобы избежать будущих возражений, лучше исполь-

зовать регистрацию сервисной марки. Служба РТО зарегистрировала

сервисные марки «Cats», «Darts» и «Fastbac» для услуг, связанных с

этими финансовыми продуктами.

Однако некоторые марки могут быть использованы в связи с то-

варами и услугами. Например, одна марка может использоваться и

для автоматической банковской кассовой машины, и для банковских

услуг. Такие марки могут регистрироваться как торговая и сервисная

марки и при этом расширять сферу коммерческой деятельности, охва-

ченную федеральной регистрацией.

Одна и/или две марки. Не является редкостью, когда регистриру-

ются и начальные буквы слов, и сами слова, образующие эти буквы,

например «Fastbac» и «First

Automotive

Short

Term

Bonds

and

Certificates*.

Регистрация обеих марок (желательно, раздельная реги-

страция) дает способ проверки нарушения. А именно, имеется ли

вероятность путаницы между источником услуг одного продавца с

его маркой и источником услуг другого продавца с уважаемой мар-

кой? Можно утверждать, что возможна путаница между «Fastbac» и «First

Automotive

Short

Term

Bonds

and

Certificates*.

Однако регистрация

сразу двух марок устраняет все сомнения и эффективным образом

расширяет рамки защиты за счет расширения диапазона марок, ко-

торые могли бы походить друг на друга.

Защита марки, состоящей из начальных букв, проводится отдельно

от защиты слов, образующих эти буквы (хотя они и связаны между

собой). Например, слова могут быть более описательными по срав-

нению с начальными буквами и могут не подлежать регистрации.

Любая комбинация регистрации может оказаться полезной, однако

758

более широкая защита обеспечивается, по-видимому, раздельной

ре-

гистрацией всех составляющих.

Получение федеральной регистрации торговой марки. Федеральная

регистрация торговой марки требует обращения

службу

РТО.

Если

обращению

не

препятствует третья сторона,

то

получение регистра-

ции может обойтись

несколько тысяч долларов,

зависимости

от

сложности случая. Издержки будут выше, если проводится поиск

(желательно

до

выбора марки), обеспечивающий исключительное

использование марки. Получение регистрации займет, скорее всего,

год (или

несколько месяцев, если будет применена ускоренная

процедура).

Сохранение регистрации требует усилий. Неспособность продол-

жать использовать марку

или

обеспечивать исключительные права

приводит

потере прав. Кроме того, между пятым

шестым годами

после получения регистрации нужно представить письменное уве-

домление

продолжающемся использовании, иначе регистрация

может быть отменена. Регистрант затем может

еще

обратиться

за по-

лучением

для

марки статуса «неоспариваемой»

(incontestable),

если

марка использовалась непрерывно

и не

вызывала споров.

наконец,

чтобы оставаться эффективной, регистрация должна возобновляться

каждые

10 лет.

Принуждение

Права, предоставляемые торговой маркой, включают право, пре-

пятствующее другим вводить

заблуждение клиентов продавца

по-

средством торговли

использованием того

же

символа

или

похожего

на него, являющегося знаком престижа продавца. Является наруше-

нием использование

коммерции любого воспроизведения, поддел-

ки,

копии

или

цветной имитации зарегистрированной марки

при

про-

даже, распределении

или

рекламировании любых товаров

или

услуг,

которые могли

бы

породить путаницу, вызвать ошибку

или

обмануть.

Иск

по

факту нарушения зарегистрированной

в США

марки

мо-

жет быть представлен

в суд

штата

или

федеральный

суд.

Может быть

также инициирована процедура

службе

ITC для

приостановки

им-

портирования товаров

нарушающей права маркой.

Иск по

факту

нарушения марки

регистрацией штата

или

подпадающей

под

дей-

ствие общего права должен быть представлен

в суд

штата,

но

часто

возможно

представление

федеральный

суд.

Реализация федеральной регистрации торговой марки более

эф-

фективна,

чем

судебное разбирательство

на

основе общего права

или

на основе регистрации штата, которым недостает права презумпции.

Федеральная регистрация является свидетельством

prima facie

права

собственности

на

отличительную марку.

иске

нарушении регист-

759

ранту для доказательства достаточно лишь перевешивающих свиде-

тельских показаний, что марка ответчика может породить путаницу.

Защита основывается на установлении приоритетного права на мар-

ку, отказе от марки регистранта, ненарушении, «нечистых руках»

и, при некоторых обстоятельствах, на процессуальном отводе. На-

значаемыми средствами судебной защиты служат судебные запреты,

компенсации за ущербы (прибыли ответчика и долгосрочные ущер-

бы истца), которые могут быть взысканы в трехкратном размере, и

уничтожение нарушающих товаров. Назначаемая компенсация обычно

бывает адекватной.

Преимущества и недостатки

Каждая форма защиты, обеспечиваемая торговой маркой, имеет

свои преимущества и недостатки. Защита, предоставляемая общим

правом, имеет потенциальные преимущества, связанные с тем, что

она не требует регистрации и расходов на поддержание. Если финан-

совый продукт будет пребывать на рынке менее одного года — при-

мерное время, требующееся для обеспечения федеральной регистра-

ции торговой марки, — то защита, предоставляемая общим правом,

может быть как раз достаточной для целей бизнеса. Так, например,

какая-нибудь эмиссия краткосрочной облигации может не очень под-

ходить для долгосрочной защиты с помощью регистрации торговой

марки, но если облигации регулярно эмитируются под одним и тем

же названием, то федеральная регистрация этого названия может ока-

заться желательной.

Недостатком защиты, предоставляемой общим правом, является

то,

что текст закона о нечестной конкуренции не достаточно четко

определен. Есть неопределенность в том, что касается способности

обеспечивать общим правом права, порождаемые обладанием торго-

вой маркой. Далее, в отличие от ситуации с обвинениями в наруше-

нии зарегистрированной на федеральном уровне торговой марки ист-

цу недостает права презумпции. Поскольку требуется больше свиде-

тельств, судебный процесс часто бывает более дорогостоящим и

вероятность успеха снижается. Кроме того, назначаемые меры в

соответствии с общим правом более скромны по сравнению с уста-

навливаемыми законодательным порядком.

Преимущества и недостатки регистрации штатного уровня разли-

чаются по штатам, но в любом случае регистрация на уровне штата

может при некоторых обстоятельствах оказаться полезной. В част-

ности, регистрация на уровне штата обычно занимает меньше време-

ни,

чем федеральная регистрация. Кроме того, регистрация на уров-

не штата может иметь преимущества перед защитой, предоставляе-

мой общим правом, если отсутствует межштатная коммерция, что

760