Коваль И.Ф. Защита права интеллектуальной собственности

Подождите немного. Документ загружается.

211

Иначе определяет природу права на коммерческую тайну А.П.

Сергеев. Автор отмечает, что «Если закон признает право лица,

владеющего информацией на сохранение ее в тайне, и одновременно

требует от третьих лиц воздерживаться от несанкционированного

завладения этой информацией, налицо исключительное субъективное

право на эту информацию»

256

В литературе имеется и третий – промежуточный – подход к

определению прав на коммерческую тайну. Т.И. Бегова, рассматривая

природу права на «ноу-хау», считает его не традиционным

исключительным правом, а ограниченным, которое характеризуется как

квазиисключительное право. Для подтверждения этой позиции автором

приводятся следующие аргументы: возникновение

квазиисключительного права связано с моментом принятия мер по

охране конфиденциальности «ноу-хау»; отсутствие у его владельца

права авторства; своеобразие защиты прав на «ноу-хау», а именно

владелец права может требовать запрета применения сведений,

составляющих «ноу-хау» лишь в случае получения их незаконным

путем; неограниченность срока действия данного права

. Такой подход нашел отражение в

российском законодательстве: согласно ст. 1466 ГК РФ, обладателю

секрета производства принадлежит исключительное право

использования его любым не противоречащим закону способом

(исключительное право на секрет производства), в том числе при

изготовлении изделий и реализации экономических и организационных

решений.

257

• право на использование коммерческой тайны;

Таким образом, в науке отсутствует единый взгляд на

определение правовой природы права на коммерческую тайну. Это

право рассматривается как исключительное, квазиисключительное,

право на сохранение определенной информации в качестве

коммерческой тайны и на защиту интересов ее обладателя в случае

незаконного сбора, разглашения, использования коммерческой тайны.

Отечественный законодатель, конструируя содержание права

интеллектуальной собственности на коммерческую тайну, выделяет в

его составе как исключительные, так и неисключительное право.

В ст. 506 ГК Украины к имущественным правам

интеллектуальной собственности на коммерческую тайну отнесены:

256

Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации:

учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – С. 676.

257

Бєгова Т.І. Поняття „ноу-хау” та договір про його передачу: Автореф. дис.

канд. юрид. наук / Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. –

Харків. – 2008. – С. 9.

212

• исключительное право разрешать использование

коммерческой тайны;

• исключительное право препятствовать неправомерному

разглашению, сбору или использованию коммерческой тайны;

• другие имущественные права интеллектуальной

собственности, установленные законом.

(1) Право на использование коммерческой тайны не отнесено

к исключительным правам в силу того, что использование коммерческой

тайны может осуществляться третьими лицами без согласия владельца

на законных основаниях. Согласно ч. 3 ст. 162 ХК Украины лицо,

самостоятельно и добросовестно получившее информацию, которая

является коммерческой тайной, имеет право использовать эту

информацию по своему усмотрению.

Законным основанием получения доступа к коммерческой тайне

может являться, в частности, получение информации из рекламных

материалов, сообщений в прессе, публичных выступлений, иных

общедоступных источников, параллельное создание технического

решения, составляющего коммерческую тайну, другим лицом, и т.д.

Понятие и способы использования коммерческой тайны

законодатель не определяет. Круг действий, составляющих

использование коммерческой тайны, можно частично определить исходя

из содержания формулировки правонарушения «неправомерное

использование коммерческой тайны» в ст. 19 Закона Украины «О

защите от недобросовестной конкуренции»: внедрение в производство

или учет при планировании или осуществлении предпринимательской

деятельности без разрешения уполномоченного на то лица

неправомерно полученных сведений, составляющих в соответствии с

законодательством Украины коммерческую тайну.

В более широком виде под использованием коммерческой

тайны следует понимать совокупность действий, связанных с

применением информации, составляющей коммерческую тайну, при

организации и осуществлении хозяйственной деятельности.

(2) Право разрешать использование коммерческой тайны

отнесено к исключительным, поскольку разрешение на использование

коммерческой тайны может быть выдано лишь ее законным

правообладателем. Законодательство Украины не определяет

специальных договорных конструкций, касающихся передачи права на

коммерческую тайну. Поэтому субъекты свободны в определении

условий договоров в этой сфере. Вместе с тем, поскольку коммерческая

тайна отнесена к объектам права интеллектуальной собственности, к

договорным отношениям, связанным с передачей права на ее

213

использование, должны применяться общие положения о договорах по

распоряжению правами интеллектуальной собственности, закрепленные

в нормах главы 75 ГК Украины.

На практике в качестве правовых форм разрешения на

использование коммерческой тайны наиболее распространены договоры

о передаче ноу-хау (договоры о беспатентной лицензии), лицензионные

договоры, договоры коммерческой концессии, которые наряду с

правами на изобретения, торговые марки опосредуют и передачу

коммерческой тайны.

Разрешения владельца коммерческой тайны на использование

коммерческой тайны не требуется для лиц, которые получили

информацию, являющуюся чужой коммерческой тайной,

самостоятельно или добросовестно (ч. 3 ст. 162 ХК Украины). Однако

такие лица, как следует из формулировки названной нормы, не

приобретают право на выдачу разрешения на использование

коммерческой тайны другим лицам.

(3) Исключительное право препятствовать неправомерному

разглашению, сбору или использованию коммерческой тайны.

Характеристика указанных правонарушений раскрывается в статьях 16 –

19 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции».

Неправомерные действия в виде разглашения, сбора и использования

коммерческой тайны являются недобросовестной конкуренцией,

поскольку совершаются с целью получения незаслуженных

(необоснованных) преимуществ в конкурентной борьбе.

Право препятствовать неправомерным действиям в отношении

коммерческой тайны может относиться к охране

258

Право препятствовать неправомерному разглашению, сбору и

использованию коммерческой тайны реализуется в ходе обеспечения

обладателем коммерческой тайны ее секретности. Как отмечалось выше,

коммерческой тайны,

так и являться элементом права на защиту в случае наличия

правонарушения или реальной угрозы его совершения. Право на защиту

дает законному обладателю коммерческой тайны возможность

использовать все дозволенные законом меры государственно-

принудительного характера (способы защиты), направленные на

предотвращение и пресечение нарушения, восстановление нарушенных

прав.

258

В литературе различают понятия «охрана прав» и «защита прав». Меры охраны

обеспечивают нормальный, беспрепятственный ход реализации прав в их ненарушенном

состоянии, в отличие от мер защиты, которые направлены на устранение последствий уже

совершенного нарушения или предотвращения реальной угрозы нарушения. Мерами

охраны коммерческой тайны являются меры, предпринимаемые ее обладателем для

обеспечения конфиденциальности информации: технические, организационные и т.д.

214

одним из условий правовой охраны коммерческой тайны является

принятие ее владельцем надлежащих мер по сохранению секретности

(конфиденциальности) коммерческой тайны, адекватных

существующим обстоятельствам. Поэтому рассматриваемое право

считают одновременно и обязанностью правообладателя, неисполнение

которой может привести к прекращению правовой охраны

коммерческой тайны.

Субъектом имущественных прав интеллектуальной

собственности на коммерческую тайну признается лицо, которое

правомерно определило информацию коммерческой тайной, если иное

не установлено договором (ч. 2 ст. 506 ГК Украины). В качестве

такового могут выступать субъекты хозяйствования – хозяйственные

организации, граждане, занимающиеся предпринимательской

деятельностью без образования юридического лица.

В отличие от большинства других объектов права

интеллектуальной собственности, срок охраны которых установлен

законодательством, право на коммерческую тайну не ограничивается

определенным сроком, а действует с момента установления субъектом

хозяйствования в отношении определенной информации режима

коммерческой тайны и до тех пор, пока информация отвечает указанным

выше условиям существования коммерческой тайны (ч. 2 ст. 162 ХК

Украины). В течение этого времени субъект хозяйствования может

принять решение об обнародовании информации, относящейся к

коммерческой тайне, заявив ее в качестве, например, изобретения, и

получить патент (при соответствии информации условиям

патентоспособности).

§ 2. Основания для защиты права на коммерческую тайну

Закон закрепляет за владельцем коммерческой тайны

исключительное право препятствовать неправомерному разглашению,

сбору или использованию коммерческой тайны (ст. 505 ГК Украины);

право на защиту от незаконного использования этой информации

третьими лицами (ч.1 ст. 162 ХК Украины).

Лица, получившие самостоятельно или добросовестно от других

лиц информацию, являющуюся чужой коммерческой тайной, могут

использовать ее без согласия владельца тайны. Добросовестным

является приобретение коммерческой тайны лицом, которое не знало и

не могло знать о том, что приобретает информацию у лица, не

имеющего права ее распространять.

215

В целях защиты общественных, публичных интересов

коммерческая тайна может быть распространена без согласия ее

собственника, если она является общественно значимой, т.е. составляет

предмет общественного интереса, и если право общественности знать

эту информацию преобладает над правом собственника коммерческой

тайны на ее защиту (cт. 30 Закона Украины «Об информации»).

Основания для защиты права на коммерческую тайну

разнообразны по своему характеру и образуют составы хозяйственных,

административных правонарушений, преступлений.

Так, ст. 36 ХК Украины и статьи 16-19 Закона Украины «О

защите от недобросовестной конкуренции» запрещают правонарушения,

являющиеся актами недобросовестной конкуренции:

• неправомерный сбор коммерческой тайны – получение

противоправным способом сведений, составляющих в соответствии с

законодательством Украины коммерческую тайну, если это причинило

или могло причинить ущерб хозяйствующему субъекту (ст. 16 Закона)

259

• разглашение коммерческой тайны – ознакомление другого

лица без согласия уполномоченного на то лица со сведениями,

составляющими в соответствии с действующим законодательством

Украины коммерческую тайну, лицом, которому эти сведения были

доверены в установленном порядке или стали известны в связи с

исполнением служебных обязанностей, если это причинило или могло

причинить ущерб хозяйствующему субъекту (ст. 17 Закона),

• склонение к разглашению коммерческой тайны –

принуждение лица, которому были доверены в установленном порядке

или стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей

сведения, составляющие в соответствии с законодательством Украины

коммерческую тайну, к раскрытию этих сведений, если это причинило

или могло причинить ущерб хозяйствующему субъекту (ст. 18 Закона),

• неправомерное использование коммерческой тайны –

внедрение в производство или учет при планировании или

осуществлении предпринимательской деятельности без разрешения

уполномоченного на то лица неправомерно полученных сведений,

составляющих в соответствии с законодательством Украины

коммерческую тайну (ст. 19 Закона).

259

Подробней о незаконных способах получения коммерческой тайны и

мероприятиях по их пресечению см.: Иващенко В. Правовой институт коммерческой

тайны. Практические аспекты обеспечения защиты коммерческой тайны предприятия //

Юридическая практика. – 2006. – 29 августа.

216

В качестве субъектов приведенных нарушений выступают

субъекты хозяйствования – юридические лица, которые подвергаются

мерам принудительного характера, в том числе мерам хозяйственной

ответственности в виде уплаты штрафа, накладываемого органами

Антимонопольного комитета в порядке, предусмотренном

конкурентным законодательством

260

• прекращение действий, нарушающих право или создающих

угрозу его нарушения,

Если же в качестве нарушителей выступают граждане, имеющие

статус субъекта предпринимательской деятельности, либо без такового,

они несут административную ответственность согласно нормам КУоАП.

В ч. 3 ст. 163-4 КУоАП административным правонарушением в виде

недобросовестной конкуренции признается «получение, использование,

разглашение коммерческой тайны с целью причинения вреда деловой

репутации или имуществу предпринимателя, совершаемое гражданами,

в том числе предпринимателями».

§ 3. Способы защиты права на коммерческую тайну

Согласно ст. 162 ХК Украины, лицо, противоправно

использующее коммерческую информацию, которая принадлежит

субъекту хозяйствования, обязано возместить причиненные ему такими

действиями убытки в соответствии с законом. Указанная норма

закрепляет лишь один способ защиты права на коммерческую тайну,

что, однако, не означает невозможность применения иных способов

защиты.

Владелец коммерческой тайны вправе требовать применения как

общих способов защиты прав, установленных ст. 16 ГК Украины и ст. 20

ХК Украины, так и специальных способов защиты права

интеллектуальной собственности (ст. 432 ГК Украины).

Среди общих способов защиты наиболее востребованы

следующие меры государственно-принудительного характера:

• признание права,

• возмещение убытков,

• признание незаконными (недействительными) решений

органов государственной власти.

Рассмотрим эти способы подробнее.

260

Законом Украины «О защите экономической конкуренции», Законом Украины

«О защите от недобросовестной конкуренции», Законом Украины «Об Антимонопольном

комитете», Правилами рассмотрения заявлений и дед о нарушении законодательства о

защите экономической конкуренции.

217

(1) Прекращение действий, нарушающих право или

создающих угрозу его нарушения. Данный способ защиты направлен

на прекращение неправомерных действий, предотвращение их вредных

последствий в будущем, устранение препятствий в осуществлении

права. Для его применения потерпевший правообладатель должен

доказать факт совершения противоправных действий. Установление

такого факта является необходимой предпосылкой и основанием для

применения к нарушителю иных мер защиты (например,

восстановления положения, существовавшего до нарушения). Однако

возможности для применения способа защиты в виде прекращения

правонарушения ограничены: он применяется, когда коммерческая

тайна еще не разглашена и существует возможность пресечения

действия нарушителя без раскрытия ее конфиденциальности.

Следует обратить внимание, что норма ст. 20 ХК Украины

устанавливает более широкую сферу применения этого способа защиты

в отличие от ст. 16 ГК Украины, поскольку дает возможность требовать

прекращения действий, создающих угрозу нарушения прав. Такая

возможность является крайне важной для обеспечения секретности

(конфиденциальности) информации, составляющей коммерческую

тайну. Ведь уже совершенное правонарушение, например, в виде

разглашения коммерческой тайны, приводит к утрате

конфиденциальности коммерческой информации, а значит, и

прекращению права на коммерческую тайну.

(2) Признание права на коммерческую тайну – способ защиты,

применяемый в случае отрицания, непризнания права на коммерческую

тайну. Такие действия третьего лица затрагивают интересы

правообладателя, поскольку создают неопределенность в его правовом

положении, в отношениях с другими субъектами (потребителями,

деловыми партнерами и т.д.). Данный способ является востребованным

на практике, поскольку возникновение права на коммерческую тайну не

связывается с его регистрации, как это имеет место в отношении прав на

торговую марку, изобретение и другие объекты, а с моментом

возникновения условий существования коммерческой тайны

(информация имеет коммерческую ценность в связи с тем, что она

неизвестна третьим лицам и к ней нет свободного доступа других лиц на

законных основаниях, а владелец информации принимает надлежащие

меры по охране ее конфиденциальности). Поэтому установление права

на использовании коммерческой тайны является предпосылкой

разрешения различного рода споров о неправомерном использовании,

сборе, разглашении коммерческой тайны третьими лицами.

218

(3) Возмещение вреда

261

Статья 225 ХК Украины в состав убытков включает стоимость

утраченного, поврежденного или уничтоженного имущества,

дополнительных затрат, понесенных стороной, материальную

компенсацию морального вреда

– мера ответственности, применение

которой направлено на восстановление имущественного положения

потерпевшего обладателя коммерческой тайны. Для ее применения

необходимо установить противоправность поведения нарушителя,

наличие вреда, причинной связи между противоправным поведением и

причиненным вредом, вину правонарушителя.

При возмещении вреда (убытков), причиненного нарушением

права на коммерческую тайну, следует руководствоваться общими

положениями о составе и объеме возмещения убытков. Согласно ст. 22

ГК Украины понятие «убытки» складывается из двух составляющих: 1)

расходы, которые лицо понесло в связи с уничтожением или

повреждением вещи, а также расходы для восстановления своего

нарушенного права (реальные убытки); 2) доходы, которые лицо могло

бы реально получить при обычных обстоятельствах, если бы его право

не было нарушено (упущенная выгода).

262

261

ГК Украины, закрепляя способы защиты гражданских прав, использует

формулировку «возмещение убытков и иные способы возмещения имущественного

вреда», из которой следует, что убытки рассматриваются как составная часть более

широкого понятия «имущественный вред».

262

Включение в состав убытков материальной формы компенсации морального

вреда вызвано, видимо, тем, что для субъекта хозяйствования моральный вред в

большинстве случаев (в отличие от обычного гражданина) выражается в потерях,

имеющих материальное (денежное) выражение. При этом материальная компенсация

морального вреда как денежное выражение неимущественных потерь субъекта

хозяйствования (в виде снижения уровня деловой репутации, инвестиционной

привлекательности, утраты позиции на рынке и т.д.) всегда является условной величиной в

отличие от других составляющих убытков, подлежащих максимально точному расчету.

в случаях, предусмотренных законом.

Вопросы возмещения вреда, причиненного внедоговорным

нарушением права на коммерческую тайну, регулируются нормами ст.

1166 «Общие основания ответственности за причиненный материальный

вред» и 1167 «Основания ответственности за причиненный моральный

вред» ГК Украины.

Возмещение убытков (вреда) выступает зачастую основным

способом защиты права на коммерческую тайну, поскольку при

разглашении коммерческой тайны утрачивается фактическая монополия

ее обладателя и поэтому требование о прекращении нарушения теряет

смысл. В этих случаях единственной возможностью защитить

имущественные интересы является требование о возмещении убытков.

219

Природа коммерческой тайны вызывает трудности в оценке

потерь экономического эффекта коммерческой тайны, причиненных ее

обладателю в результате неправомерного разглашения, использования

коммерческой тайны.

По общему правилу, установленному в ч. 3 ст. 22 ГК Украины,

убытки возмещаются в полном объеме, т.е. и реальные убытки и

упущенная выгода. При этом размер упущенной выгоды не может быть

меньшим, чем доходы, полученные нарушителем права.

В качестве упущенной выгоды может быть заявлена и сумма

дохода, неполученного владельцем коммерческой тайны в результате ее

неправомерного использования, разглашения и т.д. Однако такой

вариант расчета упущенной выгоды имеет смысл, если продукция,

произведенная с использованием коммерческой тайны, пользовалась

спросом, на рынке отсутствует ее аналог, у владельца коммерческой

тайны имеются производственные и маркетинговые возможности для

удовлетворения потенциального спроса на такую продукцию.

При расчете убытков, причиненных нарушением права субъекта

хозяйствования на коммерческую тайну, учитываются различные

критерии: преимущества, которые получает субъект хозяйствования –

владелец коммерческой тайны – в результате ее использования;

положение субъекта хозяйствования на рынке в связи с использованием

коммерческой тайны; на каком этапе жизненного цикла находится

товар, произведенный с использованием коммерческой тайны;

произошла ли коммерциализация объекта коммерческой тайны и др.

263

Руденко Л. Порядок відшкодування шкоди, завданої порушенням права

суб’єкта господарювання на комерційну таємницю // Право України. – 2008. - №10. – С.

91.

Если предприятию причинен ущерб работником, виновным в

разглашении коммерческой тайны при исполнении им трудовых

обязанностей, он возмещается в размере прямого действительного

ущерба, но не более среднемесячного заработка работника (ст. 132

КЗоТ). Если противоправные действия имеют признаки преступления

(ст. 231, 232 УК Украины), работник несет материальную

ответственность в полном размере ущерба (ст. 134 КЗоТ).

(4) Признание незаконными (недействительными) решений

органов государственной власти – способ защиты, применяемый в

случае истребования коммерческой тайны органом государственной

власти без законных оснований.

Наряду с общими способами защиты, для защиты права на

коммерческую тайну применимы и специальные способы защиты

права интеллектуальной собственности (ст.432 ГК Украины):

220

• применение безотлагательных мер по предупреждению

нарушения права интеллектуальной собственности и сохранности

соответствующих доказательств;

• приостановка пропуска через таможенную границу Украины

товаров, импорт либо экспорт которых осуществляется с нарушением

права интеллектуальной собственности;

• изъятие из гражданского оборота товаров, изготовленных или

введенных в гражданский оборот с нарушением права интеллектуальной

собственности;

• изъятие из гражданского оборота материалов и орудий,

использовавшихся преимущественно для изготовления товаров с

нарушением права интеллектуальной собственности;

• применение разового денежного взыскания вместо

возмещения убытков за неправомерное использование объекта права

интеллектуальной собственности. Размер взыскания определяется в

соответствии с законом с учетом вины лица и других обстоятельств,

имеющих существенное значение;

• опубликование в средствах массовой информации сведений о

нарушении права интеллектуальной собственности и содержании

судебного решения о таком нарушении.

Возможности для применения некоторых из перечисленных

способов ограничены либо самой природой коммерческой тайны как

нетрадиционного объекта права интеллектуальной собственности, либо

толкованием указанной нормы судебными органами. Отсутствие

специального законодательного акта об охране прав на коммерческую

тайну, развивающего и детализирующего общие положения о защите

права интеллектуальной собственности применительно к коммерческой

тайне, делает затруднительным их применение на практике. Так, не

применяется для защиты права обладателя коммерческой тайны такой

способ защиты как применение разового денежного взыскания вместо

возмещения убытков за неправомерное использование объекта права

интеллектуальной собственности. Причиной неприменения этой

эффективной меры ответственности является отсутствие установленного

специальной нормой конкретного размера такого денежного взыскания.

В силу объективных причин, обусловленных природой

коммерческой тайны, не может применяться способ защиты в виде

приостановки пропуска через таможенную границу Украины товаров,

импорт либо экспорт которых осуществляется с нарушением права

интеллектуальной собственности, поскольку секретный характер

объекта – коммерческой тайны не позволяет работникам таможенных

органов выявить и установить факт правонарушения.