Коваль И.Ф. Защита права интеллектуальной собственности

Подождите немного. Документ загружается.

171

не вводит в заблуждение потребителей, либо лица с одинаковыми

фирменными наименованиями производят разные товары и

предоставляют разные услуги

208

Критерии определения тождественности и сходности

коммерческих наименований в законодательстве не определены.

Поэтому при наличии спора о тожественности или схожести

коммерческого наименования суды должны назначать судебную

экспертизу

, т.е. не являются прямыми

конкурентами.

209

. При этом следует учитывать, что эксперту не могут

ставиться вопросы правового характера, например, являются ли

действия ответчика нарушением прав на коммерческое наименование

истца. Вопросы должны касаться исключительно соответствующей

отрасли специальных знаний эксперта. Эксперту может быть поставлен

вопрос следующего характера – являются ли сравниваемые обозначения

тожественными и сходными до степени смешения?

210

В данном случае происходит столкновение прав

интеллектуальной собственности на два разных объекта

интеллектуальной собственности – торговую марку и коммерческое

наименование. Правовым основанием разрешения таких конфликтных

ситуаций является ст. 6 Закона Украины «Об охране прав на знаки для

товаров и услуг», которая предусматривает основания для отказа в

регистрации торговой марки. Одним из них является тождество

заявленного обозначения или его сходство до степени смешения с

известными фирменными наименованиями, принадлежащим другим

На практике распространены факты использования в качестве

торговой марки обозначения, сходного до степени смешения с

коммерческим наименованием другого лица, что также приводит к

смешиванию деятельности и продукции обладателя коммерческого

наименования и владельца свидетельства на торговую марку. При этом

речь идет о ситуациях, когда право на коммерческое наименование

возникло ранее, чем была подана заявка на регистрацию торговой

марки.

208

Капіца Ю. Питання адаптації охорони фірмових найменувань в Україні до

законодавства європейських країн // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 12.

– С. 19.

209

См.: О практике применения хозяйственными судами законодательства о

защите права собственности на коммерческое наименование: Обзорное письмо ВХС

Украины от 17.04.2006 г. № 01-8/845.

210

Ориентировочный перечень вопросов экспертам по отдельным категориям дел

об охране прав ИС содержится в пособии для судей и следователей «Судова експертиза

прав інтелектуальної власності: збірник питань» / За ред. П.П. Крайнєва / – К.:

НДЦСЕПІВ, 2006. – 18 с.

172

лицам в отношении однородной продукции. Однако, применение

указанной нормы осложняется отсутствием, во-первых, реестра

фирменных наименований, во-вторых, законодательно установленных

критериев известности фирменного наименования

211

Представляется, что действия владельца свидетельства на

торговую марку, связанные с использованием в качестве торговой марки

чужого коммерческого наименования, а точнее его отличительной части,

вряд ли можно признать противоправными. Пока использование такой

торговой марки основано на свидетельстве – охранном документе,

который выдан в установленном законом порядке и удостоверяет право

интеллектуальной собственности на торговую марку, владелец

свидетельства реализует предоставленные ему свидетельством права. В

этих и подобных случаях столкновения прав на объекты

интеллектуальной собственности речь может идти о действиях,

имеющих форму злоупотребления правом

. В результате этого

проверка данного основания на практике не осуществляется, что

приводит в последующем к возникновению подобных конфликтов

между обладателями прав на торговую марку и коммерческое

наименование.

212

В подобной ситуации обладатель коммерческого наименования

может, основываясь на нормах Закона Украины «Об охране прав на

знаки для товаров и услуг», обратиться в суд с иском о признании

, поскольку такие действия

представляют собой осуществление лицом субъективного права (в

данном случае – права на использование зарегистрированной торговой

марки), связанное с причинением вреда другому лиц (обладателю права

на коммерческое наименование). Иными словами, можно говорить о

недобросовестных формах реализации субъективных прав в

конкурентных отношениях. Последствием злоупотребления права

является отказ суда в его защите (ч. 3 ст. 13, ст. 16 ГК Украины).

211

В литературе и на практике предлагают использовать критерии,

предусмотренные для установления общеизвестности торговой марки в ст. 25 Закона «Об

охране прав на знаки для товаров и услуг». Однако, ВХС Украины, комментируя решение

апелляционного хозяйственного суда, применившим указанную ст. 25 по аналогии,

отметил, что данные отношения не являются подобными по содержанию, учитывая, что

признание знака общеизвестным и известность в Украине фирменного наименования

являются разными по своей сути понятиями // п. 1 Оглядового листа ВГС України „Про

практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти

інтелектуальної власності” від 27.06.2008 р. № 01-8/383/1.

212

Злоупотребление правом представляет собой осуществление права с

использованием недозволенных форм его реализации в рамках дозволенного

управомоченному лицу общего типа поведения // Грибанов В.П. Пределы осуществления и

защиты гражданских прав. – М.: Российское право, 1992. – С. 53.

173

свидетельства на торговую марку недействительным на основании ч. 1

ст. 19: п. «а» – несоответствия зарегистрированного знака условиям

предоставления правовой охраны; п. «в» – выдачи свидетельства

вследствие подачи заявки с нарушением прав других лиц (в данном

случае прав другого лица на фирменное наименование, которые

возникли до подачи заявки на торговую марку).

Для определения вариантов поведения обладателей

исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности в

случае их «столкновений» в законодательстве должны быть отражены

общие правила и принципы их разрешения. Например, российский

законодатель на уровне общей нормы урегулировал правила разрешения

таких конфликтных ситуаций. Согласно ч. 6ст. 1252 ГК РФ, если

различные средства индивидуализации (фирменное наименование,

товарный знак …) оказываются тождественными или сходными до

степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут

быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты,

преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное

право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного

права может в порядке, установленном настоящим Кодексом, требовать

признания недействительным предоставления правовой охраны

товарному знаку … либо полного или частичного запрета на

использование фирменного наименования или коммерческого

обозначения.

§ 6. Общие способы защиты права на торговую марку

и коммерческое (фирменное) наименование

Субъект хозяйствования, право на коммерческое наименование

которого нарушено, вправе требовать применения установленных ст. 20

ХК Украины и ст. 16 ГК Украины общих способов защиты, среди

которых наиболее эффективны и востребованы следующие:

• признание права,

• прекращение действий, нарушающих право или создающих

угрозу его нарушения,

• возмещение убытков,

• компенсация морального (неимущественного) вреда,

• признание незаконными (недействительными)

213

В ХК Украины этот способ защиты сформулирован как «признание полностью

или частично недействительными актов органов государственной власти …».

решений

органов государственной власти.

174

(1) Признание права – способ защиты, применяемый в случае

отрицания, непризнания права на коммерческое наименование. Такие

действия третьего лица затрагивают интересы правообладателя,

поскольку создают неопределенность в его правовом положении, в

отношениях с другими субъектами (потребителями, деловыми

партнерами и т.д.). Данный способ является востребованным на

практике, поскольку возникновение права на коммерческое

наименование связывается не с его регистрации, как это имеет место в

отношении прав на торговую марку, а с моментом первого

использования. Поэтому установление приоритета в использовании

коммерческого наименования является предпосылкой разрешения

различного рода споров об использовании тождественных или сходных

коммерческих наименований несколькими лицами.

Данный способ защиты применяется и для разрешения споров о

юридической судьбе коммерческого наименования при реорганизации

юридического лица. Реорганизация, как известно, может проводиться в

форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

Каждая из указанных форм имеет свои особенности в определении

последующей судьбы коммерческого наименования. Так, в случае

преобразования к новому лицу по общему правилу переходит все

имущество, а также все права и обязанности предыдущего

юридического лица, в том числе права на коммерческое наименование.

При этом в структуру коммерческого наименования должны быть

внесены соответствующие изменения в части указания организационно-

правовой формы, индивидуализирующая же часть может быть

сохранена. Однако в таком случае может возникнуть ряд проблем, в

частности, если в измененном виде коммерческое наименование будет

совпадать с уже существующим коммерческим наименованием другого

юридического лица. Последнее будет иметь приоритет на использование

коммерческого наименования и может воспользоваться способом

защиты в виде «признания права».

В процессе разделения юридического лица его права и

обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в

соответствии с разделительным балансом. Если вновь созданные

юридические лица не согласуют варианты определения судьбы

коммерческого наименования, и оба будут претендовать на его

использование, также может быть избран способ защиты в виде

признания права.

(2) Прекращение действий, нарушающих право или

создающих угрозу его нарушения. Данный способ защиты широко

применяется при нарушении прав на коммерческие наименования и

175

торговые марки, поскольку позволяет оказать «первую помощь»,

считается первичной охранительной реакцией

214

♣ Так, комментируя решение соответствующего апелляционного

хозяйственного суда, ВХС Украины подчеркивает, что способ защиты

нарушенного права должен соответствовать нарушению и способствовать

его устранению и обращает внимание в связи с этим на неправильную

формулировку иска о запрете ответчикам «использовать каким-либо одним

или всеми известными способами» определенную торговую марку.

Содержание таких исковых требований не соответствует назначению иска

как инструмента защиты прав, пределам правовой охраны

зарегистрированной торговой марки, имеет неопределенный характер и

делает невозможным рассмотрение требований по сути

на правонарушение.

Этот способ направлен на прекращение неправомерных действий,

предотвращение их вредных последствий в будущем, устранение

препятствий в осуществлении права. Для его применения потерпевший

правообладатель должен доказать факт совершения противоправных

действий. Установление такого факта является необходимой

предпосылкой и основанием для применения к нарушителю иных мер

защиты (например, восстановления положения, существовавшего до

нарушения).

Результативность предъявляемого требования о прекращении

неправомерных действий во многом зависит от его правильной

формулировки в исковом заявлении.

215

. ВХС Украины

разъясняет также, что, удовлетворяя требование о прекращении

неправомерного использования коммерческого наименования, суд не может

обязать нарушителя изменить его наименование путем перерегистрации,

надлежащим способом защиты является внесение изменений в

учредительные документы

216

ХК Украины устанавливает более широкую сферу применения

этого способа защиты, формулируя его как «прекращение действий,

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения» (ч. 2 ст. 20).

Возможность требовать прекращения действий, которые создают угрозу

нарушения, является крайне необходимой для обеспечения

своевременной и эффективной защиты прав на коммерческие

214

Ардашкин В.Д. Меры защиты как общеправовая научная категория //

Актуальные проблемы теории социалистического государства и права. – М., 1974. – С.

163.

215

См.: Про практику застосування господарськими судами законодавства про

захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки) (за матеріалами справ,

розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України): Оглядовий

лист від 22.01.2007 р. N 01-8/24 .

216

См.: О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой

прав интеллектуальной собственности: Рекомендации Президиума ВХС Украины от

10.06.2004 г. № 04-5/1107.

176

наименования и торговые марки. Особенно это касается использования

сходных до степени коммерческих наименований или торговых марок,

что может ввести в заблуждение относительно товаров (услуг),

производимых их обладателями. Указанная общая норма ХК Украины

дает право требовать прекращения таких действий даже при

установлении потенциальной возможности введения потребителей в

заблуждение.

Результатом требования о прекращении нарушения прав на

торговые марки и коммерческие наименования будут являться действия

нарушителя в виде прекращения неправомерного изготовления, продажи

и другого введения в хозяйственный оборот продукции, маркированной

чужой торговой маркой или коммерческим наименованием.

Способ защиты, направленный на прекращение нарушения права

на торговую марку или коммерческое наименование, во многих случаях

применяется в сочетании с другим способом «восстановление

положения, существующего до нарушения». Применение этих мер

воздействии на правонарушителя в совокупности позволяет

осуществить максимально полную защиту нарушенного права.

Приведем пример конкретизации в решении суда способа защиты

«прекращение действий, нарушающих право» и объединения указанных

двух способов защиты.

♣ Так, Хозяйственный суд Одесской области рассмотрел дело по иску ООО

«Юридическая фирма «Император» к ООО «Император» о запрете

совершения действий, нарушающих право на коммерческое

наименование

217

(3) Возмещение вреда – мера ответственности, применение

которой направлено на восстановление имущественного положения

потерпевшего обладателя прав на торговую марку или коммерческое

наименование. Для ее применения необходимо установить

. Рассмотрев все материалы дела, суд в своем решении

запретил ответчику «использовать в качестве коммерческого наименования,

в том числе как составляющей какого-либо изображения или обозначения

словосочетание «Императоръ агентство недвижимости» в уже готовых

рекламных объявлениях, материалах, бланках, других материалах,

обозначениях, связанных с оказанием работ, услуг реализацией товаров».

Для восстановления положения, существующего до нарушения суд обязал

ответчика «демонтировать вывески, находящиеся по адресу …, а также

убрать с мест доступных для публики другие вывески, обозначения,

материалы, бланки, изображения, надписи, документацию, которые

используются ООО «Император» и содержат в себе словосочетание

«Императоръ агентство недвижимости».

217

Решение Хозяйственного суда Одесской области от 3.11.2008 г. по делу №

6/69-08-1489 // Единый государственный реестр судебных решений / http: //

reyestr.court.gov.ua.

177

противоправность поведения нарушителя, наличие имущественного

вреда, причинной связи между противоправным поведением и

причиненными убытками, вину правонарушителя.

ГК Украины, закрепляя способы защиты гражданских прав,

использует формулировку «возмещение убытков и иные способы

возмещения имущественного вреда», из которой следует, что убытки

рассматриваются как составная часть более широкого понятия

«имущественный вред».

Вопросы возмещения вреда, причиненного внедоговорным

нарушением права на торговую марку и коммерческое наименование,

регулируются нормами ст. 1166 «Общие основания ответственности за

причиненный материальный вред» и 1167 «Основания ответственности

за причиненный моральный вред» ГК Украины.

Понятие «убытки» складывается из двух составляющих: 1)

расходы, которые лицо понесло в связи с уничтожением или

повреждением вещи, а также расходы для восстановления своего

нарушенного права (реальные убытки); 2) доходы, которые лицо могло

бы реально получить при обычных обстоятельствах, если бы его право

не было нарушено (упущенная выгода) (ст. 22 ГК Украины). По общему

правилу, установленному в ч. 3 ст. 22 ГК Украины, убытки возмещаются

в полном объеме, т.е. и реальные убытки и упущенная выгода.

Определение точного размера вреда, причиненного нарушениями

права на коммерческие наименования и торговые марки, вызывает на

практике значительные трудности. Они обусловлены спецификой

самого объекта посягательства в силу его нематериального характера,

недостаточной развитостью и особенностью рынка исключительных

прав на торговую марку, другими факторами. Поэтому выбор того или

иного варианта определения размера вреда должен учитывать реальные

возможности правообладателей в предоставления соответствующих

доказательств его расчета.

К реальным убыткам могут относиться: расходы, связанные с

изменением коммерческого наименования, которое, например,

скомпрометировано участием ответчика в гражданском обороте,

расходы на дополнительную рекламную компанию, стоимость

публикаций, разъясняющих другим участникам гражданского оборота и

потребителям, непричастность ответчика к деятельности потерпевшего

обладателя коммерческого наименования

218

Паладій М.В. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування //

Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук.

, расходы, связанные с

выявлением нарушений, идентификацией нарушителя и т.д.

178

Для расчета упущенной выгоды могут использоваться такие

альтернативные подходы: 1) определение размера доходов, полученных

нарушителем прав на торговые марки и коммерческие наименования

219

2) определение размера доходов, недополученных потерпевшим в

результате снижения объема реализации его продукции, связанного с

появлением на рынке поддельной продукции, маркированной его

торговой маркой или коммерческим наименованием, по более низкой

цене; 3) определение размера убытков исходя из среднерыночных

платежей за договорное использование торговой марки (т.е. учитывается

вознаграждение, которое было бы выплачено обладателю прав на

торговую марку, если бы нарушитель заключил с ним соответствующий

договор)

220

В содержательном плане приведенная норма вызывает ряд

замечаний, имеющих прямое отношение к эффективности применения

(4) Компенсация морального (неимущественного) вреда.

Возможность применения этого способа защиты предоставлена как

физическим, так и юридическим лицам. Моральный вред является

самостоятельным видом вреда и компенсируется независимо от вреда

имущественного. Для применения ответственности в виде компенсации

морального (неимущественного вреда) необходимо установить: наличие

такого вреда, противоправность деяния причинителя вреда, наличие

причинной связи между вредом и противоправным деянием и вины

причинителя вреда.

Содержание и правила компенсации морального вреда

определены в ст. 23 ГК Украины. Согласно этой статье, моральный вред

может заключаться в: 1) физической боли и страданиях, которое лицо

испытало в связи с увечьем или другим повреждением здоровья; 2)

душевных страданиях, которые лицо испытало в связи с

противоправным поведением в отношении него самого, членов его

семьи и близких родственников, 3) душевных страданиях в связи с

уничтожением и повреждением имущества; 4) унижении чести,

достоинства и деловой репутации физического и юридического лица.

статей / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького, - К.: Ун-т держави і права ім.

В.М. Корецького НАН України; ТОВ „Видавництво „Юридична думка”. – 2006. – С. 384.

219

Правовой основой для использования этого варианта является норма ч. 3 ст. 22

ГК Украины: «Если лицо, нарушившее право, получило в связи с этим доходы, то размер

упущенной выгоды, который должен возмещаться лицу, право которого нарушено, не

может быть меньше доходов, полученных лицом, нарушившим право».

220

Этот вариант расчета убытков не применим для коммерческих наименований,

поскольку согласно ч. 2 ст. 490 ГК Украины, имущественные права на коммерческое

наименование передаются другому лицу лишь вместе с целостным имущественным

комплексом лица, которому эти права принадлежат, или его соответствующей частью.

179

данного способа защиты. Во-первых, законодатель использует понятие

«моральный вред» в отношении и физических, и юридических лиц,

приравнивая тем самым правила его возмещения для обоих субъектов.

Однако представляется, что в отношении последних следует

употреблять термин «неимущественный вред» и вкладывать в него

содержание, характеризующее неимущественные потери юридических

лиц, отличающиеся от характера потерь, составляющих моральный вред,

причиняемый физическим лицам. Использование термина

«неимущественный вред» подчеркивает специфику его содержания для

юридического лица и подтверждается положениями Постановления

Пленума ВС Украины «О судебной практике в делах о возмещении

морального (неимущественного) вреда» от 31 марта 1995 г.

221

Во-вторых, единственным основанием компенсации данного вида

вреда юридическим лицам ст. 23 ГК Украины называет «унижение

деловой репутации». Такая формулировка существенно сужает и, как

следствие, ограничивает возможности для компенсации

неимущественного вреда, причиненного иными посягательствами на

деловую репутацию юридического лица. Этот подход не соответствует

ст. 94 ГК Украины, которая наделяет юридическое лицо правом на

неприкосновенность деловой репутации. Кроме унижения, которое

может заключаться, например, в распространении недостоверной

информации о деятельности, продукции юридического лица, право на

неприкосновенность деловой репутации может нарушаться также

действиями по ее неправомерному использованию. Круг таких

правонарушений предусмотрен конкурентным законодательством,

поскольку они относятся к актам недобросовестной конкуренции. Так,

Закон Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» содержит

главу 2 «Неправомерное использование деловой репутации

хозяйствующего субъекта (предпринимателя)». В этой главе закреплены

четыре вида правонарушений, целью которых является неправомерное

использование чужой деловой репутации: 1) неправомерное

использование чужих обозначений, рекламных материалов, упаковки

, где под

неимущественным вредом, причиненным юридическому лицу,

понимают потери неимущественного характера, наступившие в связи с

унижением его деловой репутации, посягательством на фирменное

наименование, товарный знак, производственную марку, разглашением

коммерческой тайны, а также совершением действий, направленных на

снижение престижа или подрыв доверия к его деятельности.

221

О судебной практике по делам о возмещении морального (неимущественного)

вреда: Постановление Пленума Верховного Суда Украины № 4 от 31. 03. 95г. //

Юридичний вісник України. – 2001. – № 9.

180

(ст. 4); 2) неправомерное использование товара другого производителя

(ст.5); копирование внешнего вида изделия (ст. 6); сравнительная

реклама (ст.7).

Неимущественный вред может выражаться для юридического

лица в различного рода негативных изменения его организационной

деятельности, ухудшении корпоративного климата, разрыве деловых

связей, негативных изменениях сложившегося режима работы,

связанных с отвлечением руководителя и работников от исполнения

служебных обязанностей и т.п.

Размер компенсации морального (неимущественного) вреда

законодатель не определяет, оставляя этот вопрос на усмотрение суда. В

качестве критериев исчисления его размера ст. 23 ГК Украины называет:

характер правонарушения, глубину физических и душевных страданий,

ухудшение способностей потерпевшего или лишение его возможности в

их реализации, степень вины причинителя вреда, другие обстоятельства.

Спецификой вреда, причиненного неимущественным правам

субъекта хозяйствования, является его взаимосвязь с вредом

материальным, поскольку нарушение неимущественных прав

хозяйствующего субъекта в большинстве случаев влечет потери,

которые возникают в результате увольнения квалифицированных

работников, снижения инвестиционной привлекательности, уменьшения

объемов продаж, а, следовательно, и деловой активности, отказа

контрагентов от исполнения заключенных договоров и от

предварительных сделок, отказа банковских организаций от

предоставления кредитов и т. д.

В литературе предложены критерии определения размера

неимущественного вреда, причиненного распространением

недостоверной информации о юридическом лице: характер

недостоверной информации, последствия правонарушения, отношение

членов трудового коллектива потерпевшего юридического лица к факту

распространения недостоверной информации, сфера и территория

распространения, поведение распространителя после

правонарушения

222

При определении размера компенсации неимущественного вреда

при неправомерном использовании коммерческого наименования и

торговой марки может учитываться стоимость прав на эти объекты

интеллектуальной собственности, поставленных на учет в качестве

нематериальных активов. Согласно п. 5 Положения (стандарта)

222

Коваль И.Ф. Совершенствование способов защиты права на деловую

репутацию юридических лиц // Правничий часопис Донецького університету. – 2005. – №

2 (14). – С. 65 - 69