Коваль И.Ф. Защита права интеллектуальной собственности

Подождите немного. Документ загружается.

181

бухгалтерского учета 8 «Нематериальные активы», одной из групп

объектов, относительно которых ведется бухгалтерский учет

нематериальных активов, являются права на коммерческие обозначения

(права на торговые марки, коммерческие наименования и т.д.)

Часть 1 ст. 139 ХК Украины в состав имущества в сфере

хозяйствования относит совокупность вещей и других ценностей

(включая нематериальные активы), которые имеют стоимостное

определение, производятся или используются в деятельности субъектов

хозяйствования и отображаются в их балансе или учитываются в других

предусмотренных законом формах учета имущества этих субъектов.

Использование указанного подхода исчисления размера компенсации

неимущественного вреда (исходя из стоимости прав на коммерческое

наименование или торговую марку) позволяет установить относительно

справедливый размер компенсации для каждого конкретного субъекта

хозяйствования

223

• несоответствие зарегистрированной торговой марки

условиям предоставления правовой охраны;

(5) Признание недействительным свидетельства на торговую

марку – способ защиты, применяемый исключительно в судебном

порядке, в случае оспаривания принадлежности лицу (ответчику) права

на торговую марку. Основания для признания свидетельства на

торговую марку определены в ст. 19 Закона Украины «Об охране прав

на знаки для товаров и услуг»:

• наличие в свидетельстве элементов изображения торговой

марки и перечня товаров и услуг, отсутствующих в поданной заявке;

• выдачи свидетельства вследствие подачи заявки с

нарушением прав других лиц.

Данный способ применяется для защиты права на торговые марки

и права на коммерческие наименования. Во втором случае основанием

его применения может являться использование коммерческого

наименования в торговой марке, заявка на регистрацию которой подана

позже, чем возникло право на коммерческое наименование. Обладатель

прав на коммерческое наименование может требовать признания

свидетельства на торговую марку недействительным, основываясь на

нормах:

п. «а» приведенной ст. 19 Закона, доказывая несоответствие

зарегистрированного знака условиям предоставления правовой охраны,

а именно: регистрация в качестве знака обозначения, тождественного

223

Коваль І.Ф., Темкіжева А.І. Щодо компенсації немайнової шкоди, заподіяної

суб'єктам господарювання // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Зб

наук. праць. – 2007. – №2. – С. 310-319.

182

или сходного до степени смешения с фирменным наименованием,

известным в Украине и принадлежащим другому лицу, получившим

право на него до даты подачи заявки в отношении таких же или

родственных с ними товаров услуг (ч. 3 ст. 6 указанного Закона);

п. «в» - в связи с выдачей свидетельства вследствие подачи заявки

с нарушением прав других лиц (в данном случае права другого лица на

фирменное наименование, которое возникли до подачи заявки на

торговую марку).

§ 7. Специальные способы защиты права

на торговую марку и коммерческое (фирменное)

наименование

Специальные способы защиты прав на объекты интеллектуальной

собственности, в том числе права на торговую марку и коммерческое

наименование предусмотрены ст. 432 ГК Украины. Они включают

шесть мер государственно-принудительного воздействия, включающие

как меры защиты, так и меры ответственности.

(1) Применение безотлагательных мер по предупреждению

нарушения права на торговую марку или коммерческое

наименование и сохранности соответствующих доказательств – мера

защиты, направленная на оперативное предупреждение и пресечение

действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения прав на

торговые марки и коммерческие нарушения, а также сохранение

соответствующих доказательств их совершения. Эффективное

применение этого способа защиты является гарантией недопущения и

пресечения правонарушений, уменьшения размера причиненного

нарушением вреда, минимизации затрат потерпевшего лица на

судебную защиту его прав.

Перечень безотлагательных мер установлен в законодательстве об

интеллектуальной собственности только для защиты авторских и

смежных прав

224

К таким мерам отнесены: досмотр помещений, в которых, как предполагается,

совершаются действия, связанные с нарушением прав, наложение ареста и изъятие всех

экземпляров произведений, в отношении которых допускается, что они являются

контрафактными, а также материалов и оборудования, используемых для их изготовления

и воспроизведения, наложение ареста и изъятие счетов и других документов, которые

могут быть доказательствами совершения действий, нарушающих или создающих угрозу

нарушения (ст. 53 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах»).

. В законодательстве о торговых марках и коммерческих

наименованиях перечень безотлагательных мер не предусмотрен.

Поэтому их применение должно основываться на нормах ХПК Украины

о «предупредительных мерах» (раздел V-1). К таковым ст. 43-2 ХПК

183

Украины относит: истребование доказательств; осмотр помещений, в

которых происходят действия, связанные с нарушением прав;

наложение ареста на имущество, принадлежащее лицу, в отношении

которого применены предупредительные меры.

(2) Приостановка пропуска через таможенную границу

Украины товаров, импорт либо экспорт которых осуществляется с

нарушением права на торговую марку. Порядок применения этого

способа защиты регулируется нормами Таможенного кодекса Украины:

главы 45 «Особенности перемещения через таможенную границу

Украины товаров, содержащих объекты права интеллектуальной

собственности», ст.345 «Перемещения товаров через таможенную

границу Украины с нарушением прав интеллектуальной собственности»,

устанавливающей ответственность за перемещение товаров через

таможенную границу Украины с нарушением прав интеллектуальной

собственности. Указанные нормы детализируются в подзаконных

актах

225

• правообладатель подает в Государственную таможенную

службу заявление о регистрации товара, содержащего объект права

интеллектуальной собственности (на 6 месяцев или год), а также

гарантийное письмо о возмещении расходов, связанных с остановкой

товаров, содержащих охраняемый объект. Размер гарантийной суммы

является величиной фиксированной и составляет эквивалент 5000 евро.

Размер гарантийной суммы установлен с учетом максимальных

расходов на хранение товаров на составах таможенных органов или

составах временного хранения;

Порядок применения данного способа защиты включает

следующие этапы:

• если таможенный орган на основании данных таможенного

реестра объектов права интеллектуальной собственности, который

ведется специально уполномоченным центральным органом

исполнительной власти, обнаруживает признаки нарушения прав

относительно товаров, предъявленных к таможенному контролю и

225

Постановление Кабинета Министров Украины от 28 апреля 2001 г. № 412 «Об

утверждении Положения о порядке регистрации и перемещения через таможенную

границу Украины товаров, которые содержат объекты интеллектуальной собственности»,

Приказ Государственной таможенной службы Украины от 18 июля 2007 года N 601 «Об

утверждении формы справки о включении объекта права интеллектуальной собственности

к таможенному реестру», Приказ Государственной таможенной службы Украины от 20

июня 2007 года N 520 «Об утверждении Порядка предоставления закладной или

эквивалентной гарантии из возмещения расходов, связанных с действиями таможенных

органов Украины относительно содействия защиты прав интеллектуальной

собственности».

184

таможенному оформлению, то их таможенное оформление

приостанавливается, а товары подлежат размещению на составах

временного хранения или на составах таможенных органов;

• руководитель таможенного органа или лицо, его заменяющее

принимает решение о приостановке таможенного оформления товаров

сроком до пятнадцати календарных дней (в случае необходимости

продолжения срока не более чем на пятнадцать календарных дней). Не

позже следующего рабочего дня после принятия решения о

приостановке таможенного оформления таможенный орган сообщает

правообладателю о факте предъявления этих товаров к таможенному

оформлению, а декларанта о причинах приостановки оформления;

• если на протяжении первых пятнадцати календарных дней

после получении сообщения о приостановке таможенного оформления

товаров правообладатель в письменном виде не проинформирует

таможенный орган об обращении в суд с целью обеспечения защиты

прав или не обратится с письменным мотивированным ходатайством о

продолжении срока приостановки таможенного оформления, то товары,

таможенное оформление которых было приостановлено, подлежат

таможенному оформлению;

• если на протяжении сроков, указанных в ст. 257 Таможенного

кодекса Украины, нарушение прав будет подтверждено выводом

экспертизы, проведенной уполномоченным органом, то таможенный

орган возбуждает дело о нарушении таможенных правил, а товары -

непосредственные предметы правонарушения – изымаются в порядке,

установленном этим Кодексом.

В случае приостановки таможенного оформления возмещение

таможенным органам и владельцам составов временного хранения

расходов, связанных с хранением этих товаров, а в соответствующих

случаях - возмещение декларанту и другим лицам убытков, вызванных

такой приостановкой, осуществляется за счет правообладателя.

♣ Как свидетельствует практика, на протяжении 2001 – 2007 годов в

таможенный реестр товаров, содержащих объекты интеллектуальной

собственности (прежде всего, торговые марки), который ведется

Государственной таможенной службой Украины, внесено 306 товаров (из

них в 2006 г. – 116 товаров, в частности лекарства и изделия медицинского

назначения, гигиенические и косметические изделия, алкогольные напитки

и табачные изделия, печатная продукция, оборудование и т.п.). Приняты 32

решения о приостановке таможенного оформления товаров, относительно

которых возникли подозрения в нарушении прав интеллектуальной

собственности

226

Рекомендації парламентських слухань 21 березня 2007 р. «Захист прав

інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та

185

(3) Изъятие из гражданского оборота товаров, изготовленных

или введенных в гражданский оборот с нарушением прав на

торговую марку или коммерческое наименование и уничтожение

таких товаров; (4) изъятие из гражданского оборота материалов и

орудий, использовавшихся преимущественно для изготовления

товаров с нарушением прав – способы защиты, направленные на

пресечение и предотвращение дальнейшего введения в хозяйственный

оборот товаров, на которых неправомерно используется торговая марка

или коммерческое наименование, а также на исключение возможности

повторного производства таких контрафактных товаров. Особенности

применения данного способа защиты в законодательстве о средствах

индивидуализации не предусмотрены. В таких условиях потерпевшие

субъекты хозяйствования испытывают трудности в применении этих

способов защиты на практике.

♣ ВХС Украины в одном из своих писем обращает внимание на проблемы,

имеющиеся на практике при обосновании необходимости применения

изъятия

227

Определяя соотношение этих двух способов защиты (изъятие

контрафактных товаров и устранение торговой марки с упаковки),

следует учитывать, что способ, предусмотренный в норме специального

. Так, требуя изъятия из гражданского оборота товаров ответчика,

которые изготовлены и введены в оборот под знаком для товаров и услуг

истца, последний должен указать, а судебные органы установить – какие

конкретно товары, по мнению истца, подлежат изъятию и у кого (являются

ли эти лица участниками данного судебного процесса); в части изъятия из

гражданского оборота материалов и оборудования, которые использовались

для изготовления товаров под знаком истца – какие товары имеет в виду

истец, какие именно материалы и оборудование, по его мнению, подлежат

изъятию, у кого и каким образом, длительность и объем производства и

реализации ответчиком продукции с нарушением прав истца,

использовались ли указанные материалы и оборудование

преимущественно для изготовления товаров с нарушением прав на знак.

Неустановление судом указанных обстоятельств является основанием для

отмены решения и передачи дела на новое рассмотрение.

В ч. 2 ст. 20 Закона Украины «Об охране прав на знаки для

товаров и услуг» обозначается возможность владельца свидетельства

требовать устранения с товара, его упаковки незаконно используемого

знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, или

уничтожение изготовленных изображений знака или сходного

обозначения.

правозастосування», що схвалені Постановою Верховної ради України від 27 червня 2007

р. //www.rada.gov.ua.

227

Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист

прав на об’єкти інтелектуальної власності: Лист ВГС України від 14.12.2007 р. № 01-8/974.

186

закона, является менее серьезным для экономического положения

нарушителя, поскольку не лишает его прав на маркированный чужим

знаком товар, а только лишь обязывает устранить такой знак с товара и

уничтожить изготовленные изображения знака. Если же реализация

такого способа защиты не представляется возможной по техническим

причинам, например, знак является неотъемлемой частью товара,

применяться должен более ощутимый для нарушителя способ,

предусмотренный ст. 432 ГК Украины – изъятие из оборота и

уничтожение контрафактных товаров.

(5) Применение разового денежного взыскания вместо

возмещения убытков за неправомерное использование объекта

права интеллектуальной собственности. Эта мера ответственности

является альтернативным наряду с возмещением убытков способом

восстановления имущественного положения субъекта права

интеллектуальной собственности. Условием ее применения выступает

лишь факт противоправного поведения нарушителя, обоснования же

точного размера имущественных потерь не требуется. Конкретный

размер разового денежного взыскания в законодательстве о средствах

индивидуализации не предусмотрен. Для сравнения следует отметить,

что согласно авторскому законодательству размер такого взыскания

(компенсации) составляет от 10 до 50000 минимальных заработных плат

(ст. 52 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах»).

Отсутствие детализации размеров разового денежного взыскания

на уровне специального закона является причиной неприменения этой

санкции для защиты прав на средства индивидуализации. Ссылки

потерпевшего субъекта на аналогию закона судами не принимаются во

внимание (имеется в виду аналогия с нормами Закона Украины «Об

авторском праве и смежных прав). Однако, такой подход, не учитывает,

что норма ст. 432 ГК Украины, закрепляющая применение данного

взыскания, является общей нормой и должна применяться для защиты

прав на все объекты интеллектуальной собственности. В противном

случае, возможности обладателя прав на торговую марку и

коммерческое наименование оказываются сильно ограниченными по

сравнению с возможностями обладателя авторских прав. Не имея права

воспользоваться одноразовой компенсацией, потерпевшие субъекты

прав на торговые марки и коммерческие наименования находятся в

неравном положении с субъектами авторских прав в части

восстановления имущественного положения, поскольку способ защиты

в виде взыскания убытков является малоэффективным в применении,

учитывая сложности в определении и обосновании размера убытков.

187

(6) Опубликование в средствах массовой информации

сведений о нарушении права на торговую марку и коммерческое

наименование и содержании судебного решения о таком нарушении

– мера защиты, направленная на восстановление деловой репутации

обладателя прав на средства индивидуализации. Такая публикация

проводится за счет средств нарушителя. В ней должна быть изложена

полная информация о сущности правонарушения, о нарушителях, о

содержании правонарушения, нанесенном вреде и другие

обстоятельства, имеющие важное значение для характеристики

правонарушения. Для повышения эффективности применения данного

способа защиты в литературе обосновано предлагается опубликовывать

не только данные о факте нарушения, но и все сведения о самом

нарушителе

228

Кузнєцова Н.С. Сучасний стан, проблемні питання і перспективи розвитку

законодавства у сфері інтелектуальної власності // Материалы выступлений на 10-й

международной научно-практической конференции „Актуальне проблемы

интеллектуальнгй собственности” (г. Алушта, 11-15 сентября 2006 г.) – С. 26.

Законодатель не определяет порядок выбора источника

опубликования информации о нарушении. В отношении торговых марок

и коммерческих наименований публикация принесет наибольший

эффект, если с ней сможет ознакомиться максимально широкий круг

потребителей, поскольку именно от их восприятия во многом зависит,

во-первых, деловая репутация обладателей этих обозначений; во-

вторых, установление факта нарушения (так, ст. 489 ГК Украины не

допускает использование одинаковых коммерческих наименований,

если это вводит в заблуждение потребителей относительно деятельности

и продукции их обладателей). Если же опубликование информации о

нарушении прав на торговую марку и коммерческое наименование

производить в специализированном издании Государственного

департамента интеллектуальной собственности («Промислова

власність»), такая публикация вряд ли достигнет требуемого результата

оповещения потребителей.

§ 8. Защита права на торговую марку и коммерческое

(фирменное) наименование антимонопольными органами

Неправомерное использование коммерческого наименования или

торговой марки может быть квалифицировано как недобросовестная

конкуренция в соответствии со ст. 33 ХК Украины и ст. 4 Закона

Украины «О защите от недобросовестной конкуренции».

188

Недобросовестной конкуренцией являются любые действия в

конкуренции, противоречащие правилам, торговым и иным честным

обычаям в предпринимательской деятельности (ст. 1 указанного Закона).

Одним из видов недобросовестной конкуренции является

неправомерное использование деловой репутации субъектов

хозяйствования (глава 2 Закона). Самым распространенным

правонарушением этого вида является неправомерное использование

чужих обозначений, рекламных материалов, упаковки –

использование торговой марки, коммерческого наименования, упаковки,

других обозначений без разрешения уполномоченного на то лица, что

может привести к смешиванию с деятельностью другого

хозяйствующего субъекта, имеющего приоритет на их использование

(ст. 4 Закона)

Для квалификации данного правонарушения необходимо

установить:

• наличие действий в виде использования чужого

коммерческого наименования или торговой марки без разрешения их

обладателя;

• наличие приоритета у потерпевшей стороны в использовании

коммерческого наименования или торговой марки;

• наличие деловой репутации

229

• вероятность смешивания деятельности потерпевшего

нарушителя.

, связанной с использованием

коммерческого наименования или торговой марки;

О необходимости наличия между нарушителем и потерпевшим

субъектом хозяйствования конкурентных отношений в ст. 4 Закона

Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» не

упоминается. Между тем, определяя недобросовестную конкуренцию в

ст. 1 Закона, законодатель рассматривает ее как «любые действия в

конкуренции…». Такая формулировка получила неоднозначную

229

Под деловой репутацией субъекта хозяйствования понимается основанная на

информации о качестве производимых товаров (выполняемых работ, предоставляемых

услуг), соблюдении законодательства, договорных, иных хозяйственных обязательств,

правил деловой этики оценка субъекта хозяйствования потребителями (покупателями),

деловыми партнерами, органами государственной власти, общественными организациями,

средствами массовой информации.

Для установления деловой репутации могут использоваться опросы потребителей,

заключения (справки) компетентных организаций соответствующей отрасли

промышленности, органов контроля качества товаров и продукции, торговых организаций,

ассоциаций и обществ потребителей, сертификаты и аттестаты качества, награды; наличие

заключенных лицензионных договоров, договоров коммерческой концессии или

предложений об их заключении (данным образом может подтверждаться признание знака

для товаров и услуг, фирменного наименования).

189

трактовку в литературе. Так, И. Шумило считает обязательным наличие

между потерпевшим и нарушителем конкурентных отношений и

предлагает в названии главы 2 этого Закона и включенных в нее статей

акцентировать на этом внимание

230

. Другого мнения придерживается А.

Безух, который полагает, что эта формулировка сужает реальные

общественные отношения в данной сфере, лишая потребителей

возможности использовать нормы указанного Закона для прекращения

недобросовестных действий. Поэтому он предлагает перейти от понятия

«конкурентные отношения» к понятию «общепринятое поведение» как

совокупности принципов честного предпринимательства

231

Торговая марка, выступающая объектом рассматриваемого

правонарушения, не обязательно должна быть зарегистрирована.

Между тем на практике при рассмотрении антимонопольными

органами дел о неправомерном использовании коммерческих

наименований и торговых марок наличие между нарушителем и

потерпевшим конкурентных отношений устанавливаются, как правило,

в каждом случае. Учитываются виды деятельности, в отношении

которой используются отличительные обозначения потерпевшим и

нарушителем, территориальные пределы осуществления этой

деятельности и другие факторы.

Законодатель не связывает противоправность рассматриваемых

действий с отрицательными последствиями, которые они порождают.

Действия в виде неправомерного использования коммерческого

наименования и торговой марки как вид недобросовестной конкуренции

считаются правонарушением независимо от характера их последствий,

и, следовательно, состав этого правонарушения является формальным.

Это не означает, что такие противоправные действия не причиняют

вреда другим лицам. Наоборот, они всегда потенциально затрагивают

права и интересы практически всех участников рыночных отношений

(потерпевшего субъекта хозяйствования, потребителей, конкурентов

нарушителя, государства в целом). Уже с момента осуществления этих

неправомерных действий они являются правонарушением. Однако если

потерпевшие лица выберут судебную форму защиты и способ защиты в

виде взыскания причиненных в результате правонарушения убытков,

морального (неимущественного) вреда, то их наличие и размер должны

быть определены обязательно.

230

Шуміло І.А. Відповідальність за порушення законодавства про захист

конкуренції: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.04. / НАН України. Ін-т екон.-прав.

дослід. – Донецьк, 2001. – с.11.

231

Безух О. Правові підстави застосування звичаїв при здійсненні захисту від

недобросовісної конкуренції // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – № 3. – С.

27.

190

Приоритет в использовании определяется в данном случае началом

фактического использования отличительного обозначения,

сформировавшего подлежащую защите деловую репутацию субъекта

хозяйствования. Поэтому неправомерным может быть признано

использование незарегистрированного отличительного обозначения,

используемого в качестве торговой марки. Такой подход

поддерживается и судебной практикой. Так, при рассмотрении одного из

подобных дел судебная коллегия ВХС Украины пришла к выводу о том,

что отсутствие регистрации обозначения в качестве торговой марки не

является основанием для непредоставления их обладателю

приоритетной во времени использования обозначения защиты от

недобросовестной конкуренции

232

Действия, связанные с регистрацией чужих

незарегистрированных, но имеющих достаточную известность знаков, в

качестве самостоятельного состава правонарушения в законодательстве

не закреплены. Нормы Закона Украины «Об охране прав на знаки для

Недобросовестные действия в виде использования чужой

известной, но еще незарегистрированной торговой марки встречаются

нередко, поскольку, несмотря на повышение активности в регистрации

торговых марок, немалая часть фактически используемых обозначений

не регистрируется и, следовательно, не охраняется Законом Украины

«Об охране прав на знаки для товаров и услуг». Такой ситуацией

пытаются воспользоваться отдельные недобросовестные субъекты.

Используя чужой незарегистрированный знак, конкурент, хотя и не

нарушает норм Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и

услуг», однако посягает на честные правила ведения добросовестной

конкуренции, вводит потребителей в заблуждение об истинном

производителе товара, препятствует нормальному развитию рыночных

отношений. Поэтому вполне обоснованно предоставлять защиту права

на деловую репутацию обладателя этого незарегистрированного знака,

квалифицируя такие действия как акт недобросовестной конкуренции в

соответствии со ст. 4 Закона Украины «О защите от недобросовестной

конкуренции».

Круг действий, направленных на использование высокой деловой

репутации производителей, имеющих незарегистрированные знаки, не

ограничивается только использованием последних. Недобросовестные

лица пытаются регистрировать такие знаки на свое имя, при этом, не

всегда преследуя цель заниматься производством продукции под тем

или иным обозначением.

232

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням

конкуренційного законодавства: Оглядовий лист ВГС Україні від 24 жовтня 2006 р.