Коваль И.Ф. Защита права интеллектуальной собственности

Подождите немного. Документ загружается.

191

товаров и услуг» в этих случаях не нарушаются, поскольку обозначение

регистрируется согласно установленным нормами данного Закона

требованиям. Представляется, что для квалификации таких действий как

неправомерных наиболее приемлемы нормы законодательства о защите

от недобросовестной конкуренции. Во-первых, лица, регистрирующие

знак недобросовестным образом, приобретают незаслуженные

преимущества в конкурентной борьбе благодаря использованию

высокой деловой репутации его истинного обладателя. Во-вторых, на

рынке соответствующей продукции происходит смешивание с товарами

«потерпевшего» конкурента, что вводит в заблуждение потребителей. В-

третьих, создаются препятствия для получения истинными

обладателями этих обозначений их правовой охраны.

При этом следует учитывать, что незарегистрированный знак

выступает предметом конкурентного правонарушения не в любом

случае, а только, если его неправомерное использование может повлечь

использование деловой репутации субъекта хозяйствования. Для этого

он должен обладать определенной характеристикой.

Во-первых, являться достаточно известным. Только в этом случае

он может ассоциироваться у потребителей (покупателей) с конкретным

качеством, происхождением товара (работы, услуги), и, в конечном

итоге, характеризовать деловую репутацию субъекта хозяйствования.

Во-вторых, знак должен обладать различительной способностью,

достаточной для отличия товаров, услуг, в отношении которых он

применяется, от товаров, услуг других производителей. При этом

степень различительной способности может быть и недостаточной для

предоставления ему охраны нормами Закона Украины «Об охране прав

на знаки для товаров и услуг». Однако в результате длительного

использования этого незарегистрированного знака у потребителей

должны возникать определенные представления, ассоциации, связанные

с конкретным происхождением и качеством маркированной им

продукции. Это означает, что знак приобрел в результате использования

«вторичное значение»

233

Edenborough Michael. Intellectual property law. – (Lecture Notes Series). – London,

1995 . – p. 332.

. В ходе определения различительной

способности (или вторичного значения) целесообразно принимать во

внимание: продолжительность использования обозначения, масштабы

(территория) продаж и рекламирования товаров с использованием

обозначения, частоту их имитации, которая, в свою очередь, может

определяться известностью и популярностью продукции, уровень

технологической сложности ее производства и реализации и т.п.

192

В-третьих, необходимо учитывать причины, по которым нормы

Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» не

могут предоставить охрану этому знаку. В частности, возможна

ситуация, когда знак противоречит публичному порядку, моральным и

этическим принципам общества (например, содержит непристойное

слово, изображение, антигосударственные, расистские выражения и

т.п.). Поэтому в таких случаях было бы целесообразно не предоставлять

защиту такому знаку и на основании норм о защите от

недобросовестной конкуренции. Следовательно, незарегистрированный

знак не должен противоречить принципам гуманности, морали и

общественным интересам.

Субъектами анализируемого правонарушения выступают

субъекты хозяйствования: хозяйственные организации и граждане-

предприниматели.

Государственный контроль за соблюдением законодательства о

защите экономической конкуренции и защита прав и интересов

субъектов хозяйствования от его нарушений возложены на органы

Антимонопольного комитета Украины (ст. 4 Закона Украины «О защите

экономической конкуренции», ст. 3 Закона Украины «Об

Антимонопольном комитете Украины»).

Порядок защиты от недобросовестной конкуренции

антимонопольными органами регулируется нормами, содержащимися в

разделе VII Закона Украины «О защите экономической конкуренции»,

главе 6 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции»,

Правилах рассмотрения заявлений и дел о нарушении законодательства

о защите экономической конкуренции, утв. Распоряжением АМК

Украины от 17.08.2006 г.

Этот порядок включает следующие стадии: возбуждение дела

(подача заявления и его рассмотрение), подготовка к рассмотрению дела

(расследование по делу), непосредственное рассмотрение дела, принятие

решения, исполнение решения.

Факультативными стадиями являются проверка решения

(вышестоящим органом по заявлению лиц, принимающих участие в

деле, или по собственной инициативе в двухмесячный срок со дня

получения решений), пересмотр решения (в связи с вновь

открывшимися обстоятельствами по представлению служащих

Комитета, отделения, которым поручен сбор и анализ доказательств по

делу, на протяжении пяти лет со дня принятия решения); обжалование

решения.

193

По результатам рассмотрения дела антимонопольный орган

принимает следующие решения:

• о признании факта неправомерного использования

деловой репутации субъектов хозяйствования – признание

антимонопольными органами соответствия между признаками

совершенного деяния и признаками состава правонарушения,

указанного в ст. 4 Закона Украины «О защите от недобросовестной

конкуренции». Признание факта правонарушения является необходимой

предпосылкой принятия остальных мер государственно-

принудительного характера, хотя не исключен и самостоятельный

характер данной меры в случаях, когда обратившаяся в

антимонопольный орган сторона по определенным соображениям

(например, с целью устранения препятствий в осуществлении

деятельности, неясностей в отношениях с конкурентами) специально

заинтересована именно в официальном признании (констатации) факта

совершения в отношении нее неправомерного использования деловой

репутации. Так, признание факта неправомерного использования

торговой марки направлено на устранение препятствий в использовании

потерпевшим субъектом хозяйствования торговой марки,

восстановление его неправомерно использованной деловой репутации

(если под этим знаком реализовывался некачественный товар), а также

на предупреждение совершения в дальнейшем подобного нарушения и

предотвращение таких споров в будущем. Кроме того, основываясь на

решении антимонопольного органа о признании факта неправомерного

использования коммерческого наименования или торговой марки,

потерпевшее лицо может обратиться в судебные органы с требованием о

возмещении имущественного вреда, компенсации морального

(неимущественного) вреда, причиненного в результате этого

правонарушения

234

• о пресечении неправомерного использования деловой

репутации субъектов хозяйствования – мера защиты, применение

которой в большинстве случаев является основной целью обращения

потерпевшего субъекта хозяйствования в антимонопольные органы. Она

направлена на прекращение неправомерных действий, предотвращение

их вредных последствий в будущем, устранение препятствий в

осуществлении права на деловую репутацию. В решении о применении

такой меры предписывается, например, прекратить неправомерное

использование знака для товаров и услуг, упаковки и т.п.;

;

234

Хотя решение антимонопольного органа и не будет иметь для суда

преюдициального значения, оно будет рассматриваться в качестве одного из весомых

письменных средств доказывания, свидетельствующих о совершении правонарушения.

194

• о наложении штрафов – это мера ответственности, имеющая

хозяйственно-правовой характер

235

Учитывая, что суммы штрафов, налагаемых органами АМК,

перечисляются в соответствующие бюджеты, главной целью этой меры

ответственности является не восстановление имущественного

положения потерпевшего субъекта, а защита, прежде всего,

общественных интересов, которые заключаются в поддержании

добросовестной конкуренции, правопорядка в сфере хозяйствования.

Порядок исчисления и размер штрафов зависит от правонарушителя:

если он является юридическим лицом, штрафы налагаются в размере до

трех процентов выручки от реализации товаров, работ, услуг за

последний отчетный год, предшествующий году, в котором

накладывается штраф (ст. 21 Закона Украины «О защите от

недобросовестной конкуренции»); если исчисление выручки

невозможно или она отсутствует, штрафы налагаются в размере до пяти

тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Если

нарушителями выступают юридические лица, их объединения и

объединения граждан, не являющиеся хозяйствующими субъектами, то

штрафы налагаются в размере до двух тысяч не облагаемых налогом

минимумов доходов граждан (ст. 22 Закона). Правонарушитель,

являющийся гражданином-предпринимателем, привлекается в судебном

порядке к административной ответственности в соответствии со ст.164-3

«Недобросовестная конкуренция» КУоАП.

Примером защиты права на коммерческое наименование

антимонопольными органами может выступать следующее дело,

рассмотренное Антимонопольным комитетом Украины.

. Обычно она применяется в

сочетании с двумя предыдущими способами защиты. Суммы штрафов

распределяются в определенном соотношении между Государственным

бюджетом Украины, республиканским бюджетом АРК Крым и

местными бюджетами, а также государственным органом, наложившим

взыскание.

♣ Совместное предприятие ЗАО «Либідь-Плаза» (далее – заявитель)

обратилось с заявлением о защите от недобросовестной конкуренции в виде

неправомерного использования коммерческого наименования со стороны

235

Штрафы, применяемые антимонопольными органами, являются

разновидностью административно-хозяйственных санкций. Ст. 239 ХК Украины в числе

административно-хозяйственных санкций называет административно-хозяйственный

штраф, который согласно ст. 241 этого Кодекса представляет собой денежную сумму,

уплачиваемую субъектом хозяйствования в соответствующий бюджет в случае нарушения

им установленных правил осуществления хозяйственной деятельности.

195

ЗАО «Либідь-Плаза» (далее – ответчик)

236

• приоритет заявителя в использовании фирменного наименования,

основываясь на дате его государственной регистрации – 31.03.1997 г.

(ответчик зарегистрирован 20.11.2003 г.);

. В ходе рассмотрения данного

дела антимонопольный орган установил:

• наличие определенной деловой репутации заявителя, связанной с

использованием фирменного наименования «Либідь-Плаза»;

• вероятность смешивания деятельности потерпевшего нарушителя,

учитывая тождество фирменных наименований заявителя и ответчика, а

также наличие между ними потенциальных конкурентных отношений

(заявитель осуществляет деятельность в сфере инвестирования и

строительства торгово-развлекательно-гостиничного комплекса, ответчик

при создании задекларировал деятельность в сфере гостиничного бизнеса);

• возможность получения ответчиком преимуществ в конкуренции

вследствие неправомерного использования высокой деловой репутации

заявителя.

В результате рассмотрения дела антимонопольный орган принял решение о

прекращении действий в виде неправомерного использования фирменного

наименования без разрешения уполномоченного лица, имеющего

приоритет на его использование, и наложении штрафа. На основании

данного решения фирменное наименование ответчика было изменено на

«Либідь-Холл».

§ 9. Уголовная ответственность за нарушения права

на торговую марку и коммерческое наименование

Уголовная ответственность за незаконное использование

коммерческих наименований и торговых марок предусмотрена

отдельной статьей УК Украины – ст. 229 «Незаконное использование

знака для товаров и услуг, фирменного наименования,

квалифицированного указания происхождения товара». Эта статья

расположена в разделе «Преступления в сфере хозяйственной

деятельности».

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 229

УК Украины, представлена тремя составами:

1. Незаконное использование знака для товаров и услуг,

фирменного наименования, квалифицированного указания

происхождения товара, или иное умышленное нарушение прав на эти

объекты, если это причинило материальный ущерб в значительном

размере.

236

Нестуля Т.В. Правові засади захисту від недобросовісної конкуренції у

підприємницької діяльності: Практика застосування законодавства про захист від

недобросовісної конкуренції органами Антимонопольного комітету України. Навчальний

посібник. – К.: Ін-т ін тел. Власності і права. – 2005. – С. 42-44.

196

2. Те же действия, если они совершены повторно или по

предварительному сговору группой лиц, или причинили материальный

ущерб в крупном размере.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй

настоящей статьи, совершенные должностным лицом с

использованием служебного положения или организованной группой, или

если они причинили материальный вред в особо крупном размере.

За совершение действий, предусмотренных ч.1, установлена

ответственность в виде штрафа от двухсот до тысячи не облагаемых

налогом минимумов доходов граждан или исправительных работ на

срок до двух лет, или лишения свободы на тот же срок, с конфискацией

соответствующей продукции, орудий и материалов, которые специально

использовались для ее изготовления. За совершение действий,

предусмотренных ч.2, - в виде штрафа от тысячи до двух тысяч не

облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительных

работ на срок до двух лет, или лишения свободы на срок от двух до пяти

лет, с конфискацией соответствующей продукции, орудий и материалов,

которые специально использовались для ее изготовления. За совершение

действий, предусмотренных ч.3, - в виде штрафа от двух тысяч до трех

тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или

лишения свободы на срок до шести лет, с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью

на срок до трех лет или без такового и с конфискацией соответствующей

продукции, орудий и материалов, которые использовались для ее

изготовления

Характеристика объективных и субъективных признаков

преступления, предусмотренного ст. 229 УК Украины, имеет важное

значение для его правильной квалификации и отграничения от других

смежных преступлений.

Общим объектом преступления, предусмотренного ст. 229 УК

Украины, являются общественные отношения, складывающиеся в сфере

правомерного использования объектов права интеллектуальной

собственности – коммерческих наименований и торговых марок в ходе

осуществления хозяйственной деятельности. Родовым объектом

данного преступления является право интеллектуальной собственности

как субъективное право лица на результат интеллектуальной,

творческой деятельности или на другой объект права интеллектуальной

собственности. Непосредственным объектом выступает право

интеллектуальной собственности на торговую марку, коммерческое

наименование, квалифицированное указание происхождения товара.

197

Высокая общественная опасность преступных действий в виде

незаконного использования торговых марок, наименования имеет

многоаспектный характер и заключается также в посягательстве на

сложившиеся правила и обычаи добросовестной конкуренции, права и

интересы потребителей, предусмотренные законодательством об

интеллектуальной собственности правила приобретения и

осуществления прав на средства индивидуализации. Поэтому в науке

уголовного права выделяют дополнительные объекты данного

преступления: установленный порядок (механизм) использования

правовых средств индивидуализации участников хозяйственного

оборота, товаров и услуг как объектов права промышленной

собственности в сфере хозяйственной деятельности

237

; права и законные

интересы потребителей товаров и услуг

238

Используемые при описании объективной стороны данного

преступления понятия в УК Украины не раскрываются. Поэтому

толкование этих понятий должно осуществляться с учетом их

определения в нормах специального законодательства в сфере

интеллектуальной собственности. Так, использованием торговой марки

(знака для товаров и услуг) следует считать применение торговой марки

на любом товаре, для которого она зарегистрирована, на упаковке, в

которой содержится такой товар, на вывеске, связанной с ним, этикетке,

нашивке, бирке и другой прикрепленный к товару предмет, хранение

Предметом преступления, предусмотренного ст. 229 УК

Украины, выступают знак для товаров и услуг, коммерческое

наименование, квалифицированное указание происхождения товаров.

С объективной стороны рассматриваемое преступление

характеризуется совершением действий, указанных в диспозиции ч.1

ст.229 УК Украины:

1) незаконное использование:

- знака для товаров и услуг

- фирменного наименования

- квалифицированного указания происхождения товара

2) нарушение права на:

- знак для товаров и услуг

- фирменное наименование

- квалифицированное указание происхождения товара.

237

Берзін П.С. Незаконне використання засобів індивідуалізації учасників

господарського обороту, товарів та послуг: аналіз складів злочину, передбаченого ст.. 229

КК України: Монографія. – К.: Атака, 2005. – С. 54.

238

Гуторова Н.А. Преступления в сфере хозяйственной деятельности: Раздел VII

Особенной части уголовного кодекса Украины с научно-практическим комментарием. –

Х.: «Одиссей», 2003. – С. 215.

198

такого товара с указанным нанесением знака с целью предложения для

продажи, предложение его для продажи, продажа, импорт (ввоз),

экспорт (вывоз); применение его во время предложения и оказания

любой услуги, для которой торговая марка зарегистрирована;

применение его в деловой документации или рекламе, а также в сети

Интернет (ст. 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров

и услуг»). Способы использования фирменного наименования в

законодательстве не определены. Поэтому для толкования понятия

«незаконное использование коммерческого наименования»

представляется возможным взять за основу вышеприведенные способы

использования знака для товаров и услуг.

Незаконность использования указанных в ст. 229 УК Украины

средств индивидуализации следует понимать их использование без

разрешения уполномоченного лица, за исключением действий, которые

не требуют такого разрешения. Содержание действий, выражающихся в

незаконном использовании знака для товаров и услуг, коммерческого

наименования более подробно рассмотрено во втором, третьем и

четвертом вопросе данной темы.

Содержание понятия нарушение прав на знак для товаров и услуг,

коммерческое наименование, квалифицированное указание

происхождения товара в диспозиции ст. 229 УК Украины также не

раскрывается. Поэтому при его характеристике следует основываться на

определениях этого понятия в нормах специального законодательства.

Так, согласно ч. 1 ст. 20 Закона Украины «Об охране прав на знаки для

товаров и услуг» нарушением прав на знак для товаров и услуг

признается «любое посягательство на права владельца свидетельства,

предусмотренные ст. 16 Закона, в том числе совершение без согласия

владельца свидетельства действий, требующих его согласия, а также

приготовление к совершению таких действий».

Виды действий, являющихся нарушением прав на использование

квалифицированное указание происхождения товара, определены в ст.

23 Закона Украины «Об охране прав на указание происхождения

товаров»:

а) использование зарегистрированного квалифицированного

указания происхождения товара лицом, которое не имеет свидетельства

о регистрации права на его использование;

б) использование зарегистрированного указания географического

происхождения товара, если этот товар не происходит из

зарегистрированного для этого указания географического места, даже

если настоящее место происхождения товара или географического

199

указания его происхождения используется в переводе или

сопровождается словами: «вид», «тип», «стиль», «марка», «имитация»;

в) использование зарегистрированного квалифицированного

указания происхождения товара или подобного ему обозначения для

отличных от описанных в Реестре однородных товаров, если такое

использование вводит в заблуждение потребителей относительно

происхождения товаров и его отличительных особенностей или иных

характеристик, а также для неоднородных товаров, если такое

использование причиняет вред репутации зарегистрированного указания

или является неправомерным использованием его репутации;

г) использование зарегистрированного квалифицированного

указания происхождения товара как видового названия.

Характеристика нарушения прав на коммерческое наименование

возможна на основе системного анализа норм гражданского и

хозяйственного законодательства. Так, учитывая содержание норм ч.1

ст. 490, ч.4 ст. 489 ГК Украины, ч. 5 ст. 159 ХК Украины нарушением

прав на коммерческое наименование следует считать использование

обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с

коммерческим наименованием другого лица, если эти действия вводят в

заблуждение потребителей относительно товаров, которые производят и

(или) реализуют потерпевший и нарушитель, или услуг, которые ими

оказываются.

Квалифицирующим признаком объективной стороны

рассматриваемого преступления выступает причинение в результате

незаконного использования или нарушения прав на средства

индивидуализации материального ущерба в значительном, крупном,

особо крупном размере. Из этого следует, что состав преступления,

предусмотренного ст. 229 УК Украины, является материальным, т.е.

преступлением считается не любое незаконное использование

коммерческого наименования, знака для товаров и услуг, а только

причинившее материальный ущерб в определенном размере. Так,

материальный ущерб считается причиненным в значительном размере,

если его размер в двадцать и более раз превышает необлагаемый

налогом минимум доходов граждан; в крупном размере – в двести и

более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан;

в особо крупном размере – в тысячу и более раз превышает

необлагаемый налогом минимум доходов граждан (примечание к ст. 229

УК Украины).

Содержание понятия «материальный ущерб» УК Украины не

раскрывает. Поэтому его следует характеризовать с позиции общим

норм ГК Украины о возмещении убытков и иных способах возмещения

200

имущественного вреда. Согласно ст. 22 ГК Украины, понятие «убытки»

складывается из двух составляющих: 1) реальные убытки: расходы,

которые лицо понесло в связи с уничтожением или повреждением вещи,

а также расходы для восстановления своего нарушенного права; 2)

упущенная выгода доходы, которые лицо могло бы реально получить

при обычных обстоятельствах, если бы его право не было нарушено.

Таким образом, объективная сторона основного состава

преступления, предусмотренного ст. 229 УК Украины, характеризуется

тремя обязательными объективными признаками:

• наличие деяния в виде незаконного использования знака для

товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного

указания происхождения товара, или иного умышленного нарушения

прав на эти объекты,

• наличие последствий в виде причинения материального

ущерба в значительном размере,

• наличие причинно-следственной связи между деянием и

последствием.

Субъектом рассматриваемого преступления является физическое

вменяемое лицо, которому исполнилось 16 лет. В качестве таковых

выступают граждане, занимающиеся предпринимательской

деятельностью без создания юридического лица; должностные лица

предприятий, принявшие решения о неправомерном использовании

знака для товаров и услуг, фирменного наименования. При этом наличие

у должностного лица обязанности соблюдать требования

добросовестной конкуренции должно устанавливаться в каждом

конкретном случае с учетом осуществляемого им фактического или

юридического контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

предприятия

239

Специальные признаки субъекта рассматриваемого преступления

указаны в ч.2 и ч.3 ст. 229 УК Украины: ч. 2 предусматривает действия,

совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц,

или причинившие материальный ущерб в крупном размере; ч. 3 –

действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей

. Субъектами данного преступления могут также

выступать физические лица, которые, являясь учредителями

юридического лица, приняли решение о внесении в виде вклада в его

уставный фонд права на использование торговой марки без наличия

соответствующих правовых оснований (договора с владельцем

свидетельства на эту торговую марку).

239

Дудоров О.О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова

характеристика: Монографія. – К.: Юридична практика, 2003. – С. 771.