Коваль И.Ф. Защита права интеллектуальной собственности

Подождите немного. Документ загружается.

151

включает в себя право на использование коммерческого наименования и

другие права, указанные в ст. 490 ГК Украины. Возникновение этих

прав также различно: в ходе регистрации юридического лица

регистрирующий орган проводит проверку наименования на предмет

тождественности с наименованиями уже зарегистрированных

юридических лиц, а также на предмет использования в нем

наименования органа государственной власти или местного

самоуправления и т.п. (ст. 27 Закона Украины «О государственной

регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей»).

Подобная проверка и включение в реестр для коммерческих

наименований не является обязательным, что полностью соответствует

требованиям ст. 8 Парижской конвенции по охране промышленной

собственности о том, что фирменное наименование охраняется без

обязательной подачи заявки и регистрации. Возникновение права на

коммерческое наименование связывается с моментом его первого

использования.

Осложняет разграничение указанных понятий и

неопределенность вопроса структуры коммерческого (фирменного)

наименования. В научной литературе одни авторы, среди которых, А.П.

Сергеев

181

, П.П. Крайнев

182

, А.С. Черепов

183

, включают в фирменное

наименование две части. В первой основной части указывается

общеобязательный элемент – организационно-правовая форма

предприятия. Вторая – вспомогательная часть содержит обозначение,

которое индивидуализирует предприятие в хозяйственном обороте.

Например, ООО «Акрус». Другие авторы, например, Е.Р. Кибенко, в

качестве фирменного наименования рассматривают только

отличительную часть и выделяют ее как составную часть всего

наименования предприятия

184

Такое разнообразие подходов приводит к проблемам

установления на практике факта неправомерного использования

коммерческого наименования и, как следствие, снижает эффективность

. При таком подходе фирменным

наименованием будет обозначение «Лана», «Айсберг», «Оболонь».

181

Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации:

учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – с. 573.

182

Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навч.

закладів / За ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре»,

2002. – С. 152.

183

Черепов А., Іонушас С. Фірмове найменування в системі права України //

Інтелектуальна власність. – 2000. - № 8-9. - С. 27

184

Кибенко Е. Наименование хозяйственного общества: законодательство и

практика // Предпринимательство, хозяйство и право. – 2000. - № 10. – С. 8

152

защиты прав на этот объект интеллектуальной собственности.

Указанные обстоятельства делают необходимым законодательное

определение понятия коммерческого наименования. При его

формулировке следует исходить из назначения коммерческого

наименования, которое служит для индивидуализации (отличия) его

обладателя среди других участников коммерческого оборота. Именно в

таком понимании коммерческое наименование является охраняемым

объектом промышленной собственности согласно Парижской

конвенции об охране промышленной собственности. Если же в качестве

фирменного наименования рассматривать только отличительное

обозначение («Оболонь», «Аргументы и факты»), то в таком случае оно:

во-первых, будет совпадать с другим средством индивидуализации –

словесной торговой маркой; во-вторых, не сможет надлежащим образом

индивидуализировать субъекта хозяйствования на рынке, что будет

противоречить требованиям ст. 489 ГК Украины, согласно которой

коммерческое наименование должно давать возможность выделить одно

лицо среди других и не вводить в заблуждение потребителей

относительно его настоящей деятельности. Для соответствия указанным

требованиям коммерческое (фирменное) наименование должно

содержать не только отличительное обозначение, но и указывать на

организационно-правовую форму юридического лица. Именно

последняя определяет правосубъектность юридического лица и

дозволенные ему законом виды деятельности.

Поэтому для коммерческих (предпринимательских) юридических

лиц коммерческое наименование и наименование могут фактически

совпадать, поскольку оба для выполнения возложенных на них функций

должны включать указание на организационно-правовую форму. Исходя

из этого, коммерческое наименование можно рассматривать как

разновидность наименования для предпринимательских организаций.

Субъекты права на коммерческое наименование определены в

ст. ст. 90, 489 ГК Украины, ст. 159 ХК Украины.

Согласно ч. 2 ст. 90 ГК Украины, юридическое лицо, являющееся

предпринимательским обществом, может иметь коммерческое

наименование. В ст. 489 ГК Украины в качестве обладателя

коммерческого наименования используется более широкое понятие

«лицо». В одном из комментариев к этой статье указывается, что

субъектом права на коммерческое наименование может быть любое

юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую

153

деятельность

185

♣ Судебная практика трактует понятие «лицо» как субъекта права на

коммерческое наименование в пределах круга юридических лиц,

указанного в ст. 90 ГК Украины, а именно субъектами этого права признает

исключительно предпринимательские общества

. Такая трактовка понятия «лицо» охватывает не только

юридических лиц, являющихся предпринимательским обществом, но и

непредпринимательские общества, которым также разрешено

осуществление предпринимательской деятельности на определенных

условиях (ст. 86 ГК Украины).

186

. Такой подход

поддерживается и в научной литературе

187

Примером может являться спор, рассмотренный Хозяйственным судом

Киевской области, по иску ЗАО «Золотые ворота» к Общественной

организации общество индивидуальных застройщиков «Золотые ворота» о

запрете использования названия «Золотые ворота» и изменении названия

ответчика. Рассмотрев материалы дела, суд отказал в удовлетворении иска,

отметив в качестве основного аргумента отсутствие у ответчика,

являющего непредпринимательским обществом, коммерческого

наименования

188

ХК Украины к субъектам права на коммерческое наименование

относит как субъектов хозяйствования – юридических лиц, так и

граждан-предпринимателей (ст. 159). Вопрос о целесообразности

предоставления гражданину-предпринимателю права использовать

коммерческое наименование является дискуссионным. Учитывая

особенности правового статуса этого субъекта предпринимательской

деятельности, представляется, что его коммерческим наименованием

должна выступать в обязательном порядке фамилия с указанием

словосочетания типа «гражданин-предприниматель», и дополнительно

определенное отличительное обозначение (указывающее, например, на

вид, сферу деятельности и т.д.). Использование же вымышленного

отличительного обозначения (по примеру юридических лиц) создаст

неопределенность относительно действительного правового статуса

такого предпринимателя как участника хозяйственных отношений.

Граждане-предприниматели несут ответственность по своим

обязательствам, связанным с предпринимательской деятельностью, всем

своим имуществом, кроме имущества, на которое может быть обращено

185

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За

відповід. ред. О.В. Дзери (кер. Авт. кол.), Н.С. Кузнецової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер,

2005. – Т.І. - с. 799.

186

Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист

прав на об’єкти інтелектуальної власності: Лист ВГС України від 14.12.2007 р. № 01-8/974.

187

Кодинець А. Правовий статус комерційних (фірмових) найменувань за

законодавством України // Юридична Україна. – 2005. - № 2. – С. 30.

188

Решение Хозяйственного суда Киевской области от 26.11.2007 г. по делу № 13/317-07

// Единый государственный реестр судебных решений / http: // reyestr.court.gov.ua.

154

взыскание (ч. 1 ст. 52 ГК Украины). Поэтому их идентификация самым

прямым образом влияет на участие в хозяйственном обороте. В этой

связи обоснованной является позиция А.П. Сергеева, что

предоставление индивидуальному предпринимателю права на

использование особого фирменного наименования было бы излишней

мерой, так как его индивидуализация в гражданском обороте вполне

обеспечивается тем, что он выступает в нем под своим собственным

именем

189

♣ Так, Хозяйственным судом Ровенской области рассмотрено дело по спору

между физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую

деятельность без создания юридического лица, относительно запрета

использования коммерческого названия «Лонда». Истец предоставлял

парикмахерские услуг в парикмахерской «Лонда», ответчик также открыл

парикмахерскую под названием «Londa+». Рассмотрев материалы дела, суд

отказал в удовлетворении иска, указав, что истец, не являясь

предпринимательским обществом, не является и субъектом права на

коммерческое наименование

Такой подход поддерживается сегодня и судебной практикой.

190

• право на использование коммерческого наименования

С целью исключения смешивания коммерческих (фирменных)

наименований граждан-предпринимателей, содержащих их собственные

имена, конкурентное законодательство требует добавления

отличительного элемента (ст. 4 Закона Украины «О защите от

недобросовестной конкуренции»).

Филиалы, представительства, другие подразделения

предпринимательских организаций не могут иметь собственного

коммерческого наименования. Они осуществляют хозяйственную

деятельность от имени создавшего их юридического лица, а поэтому

используют его коммерческое наименование.

Имущественные права интеллектуальной собственности на

коммерческое наименование перечислены в ст. 490 ГК Украины:

191

• право препятствовать другим лицам неправомерно

использовать коммерческое наименование, в том числе запрещать такое

использование;

;

• другие права, установленные законом.

189

Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации:

учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – с. 526.

190

Решение Хозяйственного суда Ровенской области от 15. 08. 2008 г. по делу №

15/76 // Единый государственный реестр судебных решений / http: // reyestr.court.gov.ua.

191

Способы использования коммерческого наименования в законодательстве не

определены. На практике под использованием коммерческого наименования понимается

помещение его на вывесках, объявлениях, товарах, в рекламе, деловой документации и т.д.

155

Обозначая перечень имущественных прав на коммерческое

наименование, законодатель не использует понятие «исключительное

право», как это имеет место в формулировках прав на другие объекты

интеллектуальной собственности. Такое «упущение» имеет

определенное объяснение. Исключительный характер права

предполагает юридическую монополию его обладателя на совершение

действий в отношении соответствующего объекта. Исключительность

же права на коммерческое наименование является ослабленной, что

вызвано разрешением иметь одинаковые коммерческие наименования

разным лицам, если это не вводит в заблуждение потребителей

относительно товаров, которые они производят и (или) реализуют, и

услуг, которые ими оказываются (ч. 4 ст. 489 ГК Украины).

В научной литературе подобный законодательный подход

вызывает различные оценки. По мнению А.П. Сергеева, он имеет

объективные основания – невозможность реализации безусловного

запрета на использование различными юридическими лицами

одинакового или сходного фирменного наименования вызвана

ограниченность круга тех специальных наименований, которые входят в

фирму, и огромного числа предпринимателей

192

. Не соглашаясь с такими

аргументами, О.А. Городов решение этой проблемы видит во включении

в структуру фирменного наименования обязательного элемента,

указывающего на месторасположение или место регистрации

коммерческой организации

193

Следует отметить, что ограничение права обладателя

коммерческого наименования запрещать использование его

коммерческого наименования только при наличии вероятности введения

в заблуждения потребителей соответствует законодательству

большинства европейских стран и связано с тем, что значительная часть

юридических лиц действует в пределах отдельных городов, регионов,

сел, а потому их деятельность не вводит в заблуждение потребителей,

либо лица с одинаковыми фирменными наименованиями производят

разные товары и предоставляют разные услуги

194

192

Сергеев А.П. Право на фирменное наименование и товарный знак. Спб., 1995.

– С. 22.

193

Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знак, знаки

обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования,

коммерческие обозначения / О.А. Городов. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – С.5.

194

Капіца Ю. Питання адаптації охорони фірмових найменувань в Україні до

законодавства європейських країн // Підприємництво, господарство і право. – 2005. - № 12.

– С. 19.

, т.е. не являются

прямыми конкурентами.

156

Для возникновения права на коммерческое наименование

закон не требует соблюдения формальностей и получения охранных

документов. Это право не подлежит особой регистрации, оно действует

с момента первого использования коммерческого наименования и

охраняется без обязательной подачи заявки на него либо его

регистрации и независимо от того, является или не является

коммерческое наименование частью торговой марки (ст. 489 ГК

Украины). Учредители юридического лица имеют право

зарезервировать его наименование сроком на два месяца, а для ОАО – на

девять месяцев. Если на протяжении указанных сроков юридическое

лицо не будет зарегистрировано, запись о резервировании наименования

исключается из Единого государственного реестра (ст.23 Закона

Украины «О государственной регистрации юридических лиц и

физических лиц-предпринимателей»).

Хозяйственным и гражданским законодательством

предусматривается создание реестров, в которые будут вноситься

сведения о коммерческих наименованиях (ст. 159 ХК Украины, ч. 3. ст.

489 ГК Украины). Однако указанные нормы должны применяться в

соответствии с требованиями ст. 8 Парижской конвенции по охране

промышленной собственности, согласно которой фирменное

наименование охраняется во всех странах, присоединившихся к

Конвенции, без обязательной подачи заявки или регистрации и

независимо от того, является ли оно частью товарного знака. Поэтому в

случае создания указанных реестров речь будет идти только о внесении

сведений о коммерческом наименовании в реестр. Эта процедура не

сможет иметь правоустанавливающего характера, она предназначена

выполнять в большей части информационную функцию, предоставляя

сведения о существующих коммерческих наименованиях для избежания

их повторения.

Коммерческое наименование не подвергается экспертизе и

регистрации, подобной той, которая проводится в отношении торговых

марок. При этом в ходе государственной регистрации юридического

лица проводится проверка наименования юридического лица на предмет

тождественности с наименованиями уже зарегистрированных

юридических лиц, а также использования наименования органа

государственной власти или местного самоуправления, или

производных от этих наименований, или исторического

государственного наименования. Таким образом, фактически

происходит и опосредованная проверка коммерческого наименования.

При этом законодательство о государственной регистрации

юридических лиц не регламентирует условия и порядок определения

157

тожественности наименования, что в совокупности с

неопределенностью в определении и соотношении понятий

«наименование» и «коммерческое наименование» делает такую

проверку мало результативной и создает дополнительные конфликты в

это сфере отношений.

Субъект хозяйствования может использовать сокращенное

коммерческое наименование, которое также подлежит правовой охране,

если обладает отличительным характером и не вводит в заблуждение

третьих лиц. При этом наличие сокращенного коммерческого

наименования не является обязательным. Его использование

способствует лучшему запоминанию и индивидуализации субъекта

хозяйствования в случае громоздкости полного наименования. Его

также удобно помещать на вывесках магазина, в рекламе.

Субъект хозяйствования может зарегистрировать отличительную

часть своего коммерческого наименования в качестве торговой марки.

Например, предприятие ООО Издательский центр «АЛЬФА-ПРЕСС»

может зарегистрировать торговую марку «Альфа-Пресс» и получить

соответствующее свидетельство. В этом случае и коммерческое

наименование, и торговая марка являются отдельными объектами

интеллектуальной собственности и пользуются самостоятельной

правовой охраной. При этом законом не допускается регистрация в

качестве торговой марки чужого известного коммерческого

наименования в отношении таких же или родственных товаров и услуг

(ч. 3 ст. 6Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и

услуг»).

Рассмотрев понятия торговой марки и коммерческого

(фирменного) наименования, права на эти объекты интеллектуальной

собственности, важно провести различия между ними. Они имеют

важное значение для квалификации правонарушений, связанных с

использованием того или иного отличительного обозначения, решения

споров о столкновении прав на торговую марку и коммерческое

наименование, правильного выбора способа защиты права.

Основные отличительные признаки правового режима торговых

марок и коммерческих наименований заключаются в следующем:

• торговые марки различают товары и услуги, а коммерческие

(фирменные) наименования – их производителя – субъекта

хозяйствования. Например, торговая марка – «Світоч», а коммерческое

наименование АО «Львівська кондитерська фабрика “Світоч»;

• правовая охрана торговых марок предоставляется на основе

государственной регистрации торговой марки, а право на коммерческое

158

наименование возникает с момента первого использования данного

обозначения и охраняется без регистрации;

• в качестве коммерческого наименования выступает обычно

словесное обозначение, а в виде торговой марки – более широкий круг

обозначений, в том числе объемных, изобразительных и т.д.;

• различны условия охраноспособности коммерческого

наименования и торговой марки;

• право на коммерческое наименование носит бессрочный

характер, а срок действия права на торговую марку определяется

ограниченным сроком действия свидетельства на торговую марку;

• право на торговую марку может быть предметом передачи на

основании ряда договоров (лицензионного договора, договора

коммерческой концессии), а права интеллектуальной собственности на

коммерческое наименование передаются другому лицу лишь вместе с

целостным имущественным комплексом лица, которому эти права

принадлежат, или его соответствующей частью.

Торговая марка и коммерческое наименование имеют сходство

еще с одним индивидуализирующим обозначением – указанием

происхождения товара

195

Правовой режим географического указания определяется нормами Закона

Украины «Об охране прав на указание происхождения товаров» от 16 июня 1999 г. //

Ведомости Верховной Рады Украины. – 1999. – № 32. – Ст. 267.

. Основное отличие между ними состоит в

том, что торговая марка и коммерческое наименование отражают связь с

конкретным производителем товара, а указание происхождения товара –

с особыми свойствами географического места, где товар произведен.

Последнее предназначено для индивидуализации уникальных товаров,

производимых в определенном географическом месте и обладающих

особыми природными свойствами. Географическим местом является

любой географический объект с официально определенными границами,

в частности, страна, регион как часть страны, населенный пункт,

местность. Государственная регистрация указания происхождения

товара не наделяет владельца свидетельства исключительным правом,

поскольку при наличии предусмотренных законом условий это право

может быть предоставлено любому заинтересованному лицу. Право на

использование зарегистрированного указания происхождения товара

имеют лицо или группа лиц, которые производят товар, особые

свойства, качество, репутация которого связаны с этим географическим

местом; ассоциации потребителей; учреждения, имеющие

непосредственное отношение к производству или изучению

определенных продуктов, товаров, технологических процессов или

159

географических мест (ч. 1 ст. 9 Закона Украины «Об охране прав на

указание происхождения товаров»). Указание происхождения товара

может быть включено в торговую марку субъекта, имеющего право

использовать такое указание, но только в качестве неохраняемого

элемента торговой марки (ст. 6 Закона Украины «Об охране прав на

знаки для товаров и услуг»).

Коммерческое наименование следует отличать и от такого

объекта как коммерческое обозначение. Это понятие в

законодательстве Украины не закреплено, хотя на практике

используется широко. Интересным в связи с этим представляется опыт

законодательного регулирования РФ. Согласно ст. 1538 ГК РФ,

юридические лица, осуществляющие предпринимательскую

деятельность, а также индивидуальные предприниматели могут

использовать для индивидуализации принадлежащих им предприятий

коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными

наименованиями и не подлежащие обязательному включению в

учредительные документы и единый государственный реестр

юридических лиц. Правообладателю принадлежит исключительное

право использования коммерческого обозначения в качестве средства

индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не

противоречащим закону способом (ст. 1539). Исключительное право на

коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не

использует его непрерывно в течение года (ст. 1540 ГК РФ).

Исключительное право на коммерческое обозначение, включающее

фирменное наименование правообладателя или отдельные его элементы,

возникает и действует независимо от исключительного права на

фирменное наименование. Коммерческое обозначение или отдельные

элементы этого наименования могут быть использованы

правообладателем в принадлежащем ему товарном знаке. Коммерческое

обозначение, включенное в товарный знак, охраняется независимо от

охраны товарного знака (ст. 1541 ГК РФ).

Таким образом, коммерческое обозначение – охраняемое без

специальной регистрации обозначение, используемое правообладателем

для индивидуализации торгового, промышленного или иного

предприятия. В качестве коммерческого обозначения могут охраняться

названия торговых центров, ресторанов, кафе, ночных клубов,

магазинов, автозаправок и т.д.

196

Рабец А. Правовая охрана коммерческих обозначений. Новеллы

законодательства // Право и экономика. – 2007. - № 6. – С. 67.

160

§ 4. Основания для защиты права на торговую марку

Потребность в защите права на торговую марку возрастает

пропорционально увеличению количества различных по своему

характеру правонарушений в этой сфере интеллектуальной

собственности. В условиях жесткой конкурентной борьбы на рынке все

большее число недобросовестных субъектов хозяйствования пытается

укрепить свое положение, используя торговую марку конкурента с

высокой деловой репутацией.

Такого рода нарушения затрагивают права и интересы

практически всех участников рыночных отношений (потерпевшего

субъекта хозяйствования, потребителей, конкурентов нарушителя,

государства в целом).

Так, для потерпевшего субъекта хозяйствования, чья деловая

репутация неправомерно использована, негативные последствия

выражаются в уменьшении спроса на производимую им продукцию,

поскольку в результате появления на рынке поддельного товара по цене,

как правило, более низкой, чем цена оригинального, объем продаж

последнего существенно снижается. Известно, что если часть

покупателей приобрела подделку, на столько же уменьшится и спрос на

оригинальный товар. В конечном итоге все приводит к ослаблению

позиций конкретного товаропроизводителя в конкурентной борьбе,

негативно сказывается на его экономическом положении.

Вред причиняется и потребителям. В литературе отмечается, что

маркировка субъектами хозяйствования своих товаров обозначениями,

тождественными или сходными с обозначениями других

производителей, влияет на экономическое поведение потребителей

относительно такого товара, создает угрозу введения потребителя в

заблуждение

197

Соловйова В.В., Томчишен С.В Захист прав споживачів від використання

суб’єктами господарювання оманливих позначень товарів (робіт та послуг) // Актуальні

питання цивільного та господарського права. – 2008. – № 2 (9). – С. 93.

. Действительно, ошибочное приобретение подделки под

видом известного, качественного товара негативно отражается на

реализации потребителями своих законных прав (на соответствующее

качество продукции, на достоверную информацию). Поскольку

поддельная продукция производится зачастую с отклонениями от

технологий легальных производителей, с использованием

ненадлежащих, недоброкачественных материалов, с нарушением

санитарных норм, она может быть потенциально опасной для здоровья и

жизни граждан.