Коваль И.Ф. Защита права интеллектуальной собственности
Подождите немного. Документ загружается.
131
смешивания результатов их деятельности. Именно поэтому важно,
чтобы коммерческое наименование не использовалось другими
субъектами хозяйствования, особенно с плохой деловой репутацией.
Надлежащая правовая охрана фирменных наименований обеспечивает
интересы не только их обладателей, но и общества в целом.
Торговая марка, в отличие от коммерческого наименования,
призвана индивидуализировать производимые субъектами
хозяйствования товары (услуги). В условиях рыночной экономики такая
индивидуализация крайне необходима. Она позволяет отличать
продукцию одного производителя от продукции других. Более того,
торговая марка служит ориентиром, указывая потребителю на
определенное качество товаров (услуг). Высокая общественная оценка
продукции с определенной торговой маркой имеет большое значение на
рынке, поскольку при наличии нескольких аналогичных товаров по
равнозначной цене определяющую роль играет именно репутация
торговой марки. Экономисты, подчеркивая ценность товарного знака в
данном случае, отмечают, что «если фирма смогла выработать
позитивный бренд, то в течение определенного периода времени он в
состоянии выступать в роли «даровой силы природы», обеспечивающей
своему владельцу конкурентные преимущества»
148
♣ Стоимость прав на торговые марки, имеющие высокую репутацию,
составляет значительные суммы. Например, «Кока-кола» – около 70 млрд
долларов, «Майкрософт» - 60 млрд долларов, «Ай Би Эм» 53,7 млрд
долларов, среди российских товарных знаков: «Балтика» – 191 млн.
долларов, поисковая система «Рамблер» –- 50-60 млн. долларов
. Таким образом,
марка, вызывающая определенную связь (ассоциацию) товара или услуг
с их производителем, концентрирует весь труд, все затраты и
результаты, заключенные в высококачественной продукции или
обслуживании. Покупатель будет платить повышенную цену за товар с
уже известным высоким уровнем качества в течение определенного
времени даже в том случае, если качество товара снизится по сравнению
с первоначальным уровнем.
149
. Право
использования зарегистрированного в США факсимиле модельера Зайцева
оценено в 1 млн
150
Большая значимость торговых марок и коммерческих
наименований неизбежно приводит к стремлению недобросовестных
.
148
Тамбовцев В. Товарный знак как капитальный нематериальный актив //
Вопросы экономики. – 1999. - № 3. – С. 90
149
Горленко С.А., Вахнин А.М. Экономическая ценность и защита прав на
товарный знак // Патенты и лицензии. – 2005. - № 7. – С. 30-31.
150
Караваев А.А., Солнышкова О.В. Использование товарных знаков // ЭКО. –
1995. - №10. – С. 162-163.
132
субъектов предпринимательства неправомерно использовать
отличительные обозначения своего конкурента с высокой деловой
репутацией. Поэтому вопросы, связанные с осуществлением защиты
прав на эти объекты интеллектуальной, приобретают важное
практическое значение.
Законодательство о правах на коммерческие наименования и
торговые марки представляет собой совокупность правовых норм,
содержащихся в нормативно-правовых актах различной отраслевой
принадлежности. К ним относится ГК Украины, включающий книгу 4
«Право интеллектуальной собственности», в которой имеются нормы,
посвященные как общим вопросам защиты права интеллектуальной
собственности (ст. ст. 431, 432), так и праву на коммерческое
наименование и торговую марку: глава 43 «Право интеллектуальной
собственности на коммерческое наименование»; глава 44 «Право
интеллектуальной собственности на торговую марку».
ХК Украины содержит нормы об использовании этих объектов:
-ст. 157 «Правомочия по использованию торговой марки»,
-ст. 158 «Правомочия по использованию торговой марки, право на
которую принадлежит нескольким лицам»,
-ст. 159 «Правомочия субъектов хозяйствования относительно
коммерческого наименования».
Специальное законодательство в этой сфере представлено
Законом Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»,
нормы которого регламентируют основные аспекты использования и
охраны прав на торговые марки. Закон относится к комплексным
нормативно-правовым актам, поскольку регулирует отношения
различной отраслевой принадлежности – хозяйственные, гражданско-
правовые, трудовые, административные.
Относительно охраны права на коммерческие наименования в
Украине специального закона не принято
151
Закон Украины «О защите от недобросовестной конкуренции»
регулирует отношения, связанные с защитой прав на торговые марки и
коммерческие наименования в случае совершения недобросовестной
конкуренции. Ст. 4 этого Закона закрепляет правонарушения в виде
, хотя в Верховной Раде
Украины долгое время находятся несколько законопроектов по этому
вопросу.
151
Специальные законы, регулирующие отношения в области использования и
охраны фирменных наименований, действуют, в частности, в Армении, Кыргызстане. В
других странах соответствующие положения о фирменном наименовании сосредоточены в
нормативных актах хозяйственного, конкурентного, гражданского законодательства,
законах о товарных знаках.
133
неправомерного использования фирменных наименований, знаков для
товаров и услуг как актов недобросовестной конкуренции и
устанавливает ответственность за эти действия.
Закон Украины «О государственной регистрации юридических
лиц и физических лиц – предпринимателей» регулирует процедуру
регистрации юридических лиц и проверки их наименований на предмет
тождественности с уже зарегистрированными юридическими лицами, а
также на предмет использования наименования органа государственной
власти или местного самоуправления, или производных от этих
наименований, или исторического государственного наименования;
также этот Закон предусмотрел возможность резервирования
наименований.
УК Украины предусматривает уголовную ответственность за
преступления, посягающие на коммерческие наименования и торговые
марки (ст. 229 «Незаконное использование знака для товаров и услуг,
фирменного наименования, квалифицированного указания
происхождения товара»).
К международным актам, регулирующим отношения в этой
сфере, относятся Парижская конвенция по охране промышленной
собственности (Украина является членом Конвенции с 25 декабря 1991
г.), Ниццкое соглашение о Международной классификации товаров и
услуг для регистрации знаков (дата присоединения Украины – 1 июня
2000 г.), Мадридское соглашение о международной регистрации знаков
(дата вступления в силу – 25 декабря 1991 г.), Протокол к Мадридскому
соглашению о международной регистрации знаков (дата присоединения
Украины – 1 июня 2000 г.) и др. В указанных международных
документах содержатся обязательные минимальные стандарты охраны
прав на торговую марку, которые должны быть обеспечены во всех
странах, их подписавших. Международные договоры,
ратифицированные Украины, являются частью национального
законодательства (ст. 9 Конституции Украины). Если в таком
международном договоре содержаться другие правила, чем
установленные актом национального законодательства, применяются
правила соответствующего международного договора (ч. 2 ст. 19 ГК
Украины).
Общий анализ законодательства о коммерческих наименованиях
и торговых марках свидетельствует о том, что важные аспекты правовой
охраны коммерческих наименований разобщены в различных
нормативно-правовых актах, не упорядочены в единую систему. Это,
безусловно, не позволяет обеспечить полное и комплексное
регулирований отношений в этой сфере, приводит к нерешенности
134
многих вопросов и создает проблемы на практике. Так, в
законодательстве не дано определение понятия «коммерческое
(фирменное) наименование», не закреплено его содержание (структура),
порядок возникновения прав и т.д. Одним из путей совершенствования
законодательства, регулирующего данную область отношений
интеллектуальной собственности, является принятие комплексного
Закона о коммерческих наименованиях, необходимость в котором
признана как учеными, так и практиками. Опыт применения подобного
законодательного имеется в зарубежных стран. Например, в Армении
принят Закон республики Армения о фирменных наименованиях
(вступил в силу с 1 сентября 1997 года), в Кыргызской Республике –
Закон о фирменных наименованиях от 23 декабря 1999 г. Подобные
законы, посвященные отдельно фирменным (коммерческим)
наименованиям, действуют также в Швеции, Финляндии.
В нормативно-правовом акте об охране прав на коммерческие
наименования должно быть закреплено определение коммерческого
наименования, условия его правовой охраны, способы использования
коммерческого наименования, основания прекращения права на него,
способы защиты и другие положения. Особое место следует отвести
нормам, предотвращающим возникновение конфликтов между правами
на коммерческие наименования и торговые марки. Закрепление на
законодательном уровне вышеуказанных положений повысит уровень
правовой охраны, в том числе защиты права на коммерческие
наименования.
Коммерческое наименование и торговая марка являются хотя и
близкими по назначению объектами права интеллектуальной
собственности, однако, имеющими разный правовой режим
152
152
Под правовым режимом понимается совокупность правил, установленных в
нормах права, относительно особенностей возникновения, передачи прав на торговую
марку и коммерческое наименование, использования этих объектов, защиты прав на них.
, основные
элементы которого рассмотрены в последующих вопросах данной темы.
§ 2. Право интеллектуальной собственности
на торговую марку
Характеристика права на торговую марку предполагает
рассмотрение вопросов о понятии торговой марки как объекта этого
права, возникновении данного субъективного права, его содержании и
субъектах. Внесение определенности в правильное понимание этих
вопросов способствует повышению эффективности реализации права на
защиту.
135
Сущность торговой марки и условия правовой охраны
определяются комплексом выполняемых ею функций
153
Перечень объектов торговых марок неисчерпывающим образом
определен в ст. 492 ГК Украины и ст. 5 Закона Украины «Об охране
прав на знаки для товаров и услуг». В соответствии с указанными
нормами, в качестве торговых марок охраняются слова, в том числе
собственные имена, буквы, цифры, изобразительные элементы,
комбинации цветов. Более детальная характеристика каждого из
названных обозначений раскрывается в п. 1.4. Правил составления,
: 1) отличие
(индивидуализация) товаров (услуг), производимых (оказываемых)
субъектом хозяйствования; 2) указание на уровень качества товаров
(услуг); 3) рекламирование товаров (услуг); 4) формирование деловой
репутации ее обладателя.
Законодательное определение понятия «торговая марка»
содержится в ст. 492 ГК Украины: торговая марка – любое обозначение
или любая комбинация обозначений, пригодные для выделения товаров
(услуг), которые производятся (оказываются) одним лицом, от товаров
(услуг), которые производятся (оказываются) другими лицами.
Наряду с понятием «торговая марка», которое введено в правовой
оборот Гражданским и Хозяйственным кодексами Украины с 1.01.2004
г., в специальном законе с 1993 г. и по настоящее время продолжается
использоваться термин «знак для товаров и услуг». При этом его
определение по смыслу совпадает с приведенным определением
торговой марки: знак для товаров и услуг - обозначение, по которому
товары и услуги одних лиц отличаются от однородных товаров и услуг
других лиц (ст. 1 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров
и услуг»).
Таким образом, в настоящее время в национальном
законодательстве используется два термина (торговая марка и знак для
товаров и услуг) для обозначения одного и того же понятия –
обозначения, предназначенного для отличия товаров (услуг). На
практике широко используются также термины «товарный знак»
(закрепленный в российском законодательстве), бренд, слоган и т.д.
Такая несогласованность в понятийном аппарате приводит к
неоправданному поиску различий в ходе употребления и понимания
этих терминов на практике. Поэтому с целью унификации терминологии
в этой сфере целесообразно закрепить единый термин.
153
В литературе выделяют множество функций, выполняемых торговыми
марками. Обобщение подходов к их определению проводится в статье: Кодинець А.
Торговельні марки: проблеми функціональної ієрархії // Право України. – 2005. - №12. – С.
44-47.
136
подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства Украины на знак
для товаров и услуг, утв. приказом Государственного патентного
ведомства Украины от 28 июля 1995 г. № 116 с изм. от 20 августа 1997 г.
№ 72. Так, словесные знаки выступают в виде слов или сочетаний букв,
изобразительные – в виде графических комбинаций каких-либо форм на
плоскости, объемные – в виде фигур или их комбинаций в трех
измерениях. Звуковые, световые, цветовые знаки регистрируются при
наличии технической возможности внесения их в реестр знаков для
товаров и услуг и обнародования информации относительно их
регистрации.
Торговые марки подразделяются на виды в зависимости от тех
или иных критериев:
1) по объекту (форме выражения) торговой марки: словесные,
изобразительные, объемные, цифровые обозначения, а также так
называемые нетрадиционные обозначения (звуковые, обонятельные
знаки). Из перечисленных видов торговых марок около 80% всех
используемых в мировой практике товарных знаков составляют
словесные
154
2) по субъектам права на торговую марку: индивидуальные и
коллективные торговые марки
. Их примерами являются обозначения «АВК», «Світоч»,
«Nivea» и т.д. Вместе с тем со временем появляются и нетрадиционные
обозначения, выступающие, в частности, в форме музыкальных звуков
(например, звуков, издаваемых при запуске компьютерных программ,
звуков позывных радиостанций).
155
3) по степени известности торговой марки: обычные и
общеизвестные
.
156
Чтобы обозначение выполняло функцию торговой марки, оно
должно быть точным, лаконичным, эмоциональным, благозвучным,
вызывать позитивную эмоциональную реакцию, порождать образ
.
157
154
Веркман Каспер Дж. Товарный знак: создание, психология, восприятие. М.,
1986. – С. 178.
155
Термин «коллективная торговая марка» и правовой режим этого объекта в
законодательстве не определен. Он широко используется в международном праве. В ст. 7
bis
Парижской конвенции по охране промышленной собственности коллективными
признаются знаки, принадлежащие коллективам. Отдельные аспекты использования такой
торговой марки определяются в ст.158 ХК Украины.
156
Правовой режим общеизвестных торговых марок определяется ст. 25 Закона
Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг».
157
Андрощук Г. Торгова марка: вибір імені // Інтелектуальна власність. – 2004. -
№ 4. – С. 30, 36.
. От
этих качеств во многом зависит узнаваемость и запоминаемость
обозначения, а значит и успешность деятельности предприятия. Однако
эти требования не являются правовыми.
137
В законодательстве закреплен перечень условий правовой
охраны, которым должно соответствовать обозначение для признания
его торговой маркой и, соответственно, объектом правовой охраны (ст.
ст. 5, 6 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»):
• не противоречие публичным интересам, принципам
гуманности и морали,
• отсутствие оснований для отказа в предоставлении правовой
охраны.
Основания, при наличии которых в предоставлении правовой
охраны может быть отказано, перечислены в ст. 6 указанного Закона
и детализированы в Правилах составления, подачи и рассмотрения
заявки на выдачу свидетельства Украины на знак для товаров и услуг.
1. Обозначения изображают или имитируют государственные
гербы, флаги, и другие государственные символы, официальные
названия государств, эмблемы, сокращенные или полные наименования
международных межправительственных организаций, официальные
контрольные, гарантийные и пробные клейма, печати, награды и другие
знаки отличия.
Такие обозначения могут быть включены в знак как
неохраняемые элементы при наличии согласия соответствующего
компетентного органа или их собственников. Компетентным органом
является коллегиальный орган, созданный Учреждением
158
- состоят лишь из обозначений, являющихся
общеупотребительными в качестве обозначения товаров и услуг
определенного вида
.
2. Обозначения:
- обычно не имеют различительной способности и не приобрели
таковой вследствие их использования;
159
- состоят лишь из обозначений либо данных, являющихся
описательными при использовании относительно указанных в заявке
товаров и услуг или в связи с ними, в частности, указывают на вид,
;
158
Правила погодження питань про внесення позначення, що містить офіційну
назву держави „Україна”, до знака для товарів і послуг: Затв. Наказом Міністерства освіти
і науки України від 4 березня 2004 р. №175.
159
Российская судебная практика установила критерии отнесения товарного знака
к обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление: использование знака третьими
лицами приобрело неконтролируемый, всеобщий характер; обозначение должно потерять
свою различительную способность для потребителей товара, его производителей или
специалистов данной области, общеупотребимость только в кругу производителей или
специалистов является недостаточной; знак должен стать видовым понятием товара,
неотделимым от него (Постановление Президиума ВАС РФ в № 2606/04 от 06.07.2004 г.)
// Лабзин М. Оценка судами охраноспособности товарных знаков // ИС. Промышленная
собственность. – 2007. - №1. – С. 45-52.
138
качество, состав, количество, свойства, назначение, ценность товаров и
услуг, место и время изготовления либо сбыта товаров или оказания
услуг;
- являются ложными или такими, что могут ввести в заблуждение
относительно товара, услуги либо лица, производящего товар либо
оказывающего услугу;
- состоят лишь из обозначений, являющихся
общеупотребительными символами и терминами;
- отображают лишь форму, обусловленную естественным
состоянием товара либо необходимостью получения технического
результата, или которая придает товару существенную ценность.
3. Обозначения являются тождественными или сходными до
степени смешения с:
- знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на
регистрацию в Украине на имя другого лица для таких же или
родственных с ними товаров и услуг;
- знаками других лиц, если эти знаки охраняются без регистрации
на основании международных договоров, участником которых является
Украина, в частности знаками, признанными хорошо известными в
соответствии со ст. 6 bis Парижской конвенции об охране
промышленной собственности;
- фирменными наименованиями, известными
160
160
Критерии известности фирменного наименования в законодательстве не
определены. Специалисты предлагают использовать критерии, предусмотренные для
установления общеизвестности торговой марки в ст. 25 Закона «Об охране прав на знаки
для товаров и услуг». Однако ВХС Украины, комментируя решение апелляционного
хозяйственного суда, применившим указанную ст. 25 по аналогии, отметил, что данные
отношения не являются подобными по содержанию, учитывая, что признание знака
общеизвестным и известность в Украине фирменного наименования являются разными по
своей сути понятиями // п. 1 Оглядового листа ВГС України „Про практику застосування
господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти інтелектуальної
власності” від 27.06.2008 р. № 01-8/383/1.
в Украине и
принадлежащими другим лицам, получившим право на них до даты
подачи заявки в Учреждение в отношении таких же или родственных с
ними товаров и услуг;
- квалифицированными указаниями происхождения товаров (в
том числе спиртов и алкогольных напитков), которые охраняются в
соответствии с Законом Украины «Об охране прав на указание
происхождения товаров»;
- знаками соответствия (сертификационными знаками),
зарегистрированными в установленном порядке.
4. Обозначения воспроизводят:
139
- промышленные образцы, права на которые принадлежат в
Украине другим лицам;
- названия известных в Украине произведений науки, литературы
и искусства или цитаты и персонажи, произведения искусства и их
фрагменты без согласия обладателей авторского права или их
правопреемников;
- фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и
факсимиле известных в Украине лиц без их согласия
161
Право интеллектуальной собственности на торговую марку (знак
для товаров и услуг) удостоверяется охранным документом –
свидетельством
.
Характеристика каждого из приведенных оснований для отказа в
регистрации знаков для товаров и услуг раскрывается в Правилах
составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства
Украины на знак для товаров и услуг, утв. приказом Государственного
патентного ведомства Украины от 28 июля 1995 г. № 116 с изм. от 20
августа 1997 г. № 72.
162
161
Показателями известности фамилий могут являться, например, факты их
включения в энциклопедии и (или) справочники, словари, широкое представление в
периодических изданиях, радио- и телевизионных передачах, учреждение музеев,
установление памятников, наличие улиц, площадей, носящих фамилии тех или иных лиц
/Мельников В.М. Товарные знаки, включающие известные фамилии // Патенты и
лицензии. – 2005. - № 10. – С. 22.
162
Приобретение права на торговую марку, имеющую международную
регистрацию или признанную в установленном порядке хорошо известной, не требует
удостоверения свидетельством (ч. 3 ст. 494 ГК Украины).
.
Процедурные вопросы, связанные с порядком получения
свидетельства, регламентируются разделом III Закона Украины «Об
охране прав на знаки для товаров и услуг», Правилами составления,
подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства Украины на знак
для товаров и услуг, утв. приказом Государственного патентного
ведомства Украины от 28 июля 1995 г. № 116 с изм. от 20 августа 1997 г.
№ 72. Регистрация торговой марки в иностранных государствах
осуществляется в соответствии с правилами Мадридского соглашения о
международной регистрации знаков и Протокола к Мадридскому
соглашению.
Объем правовой охраны определяется приведенным в
свидетельстве изображением торговой марки и перечнем товаров и
услуг, для которых она зарегистрирована (ч. 4 ст. 5 Закона Украины «Об
охране прав на знаки для товаров и услуг»). При составлении такого
перечня используется Международная классификация товаров и услуг,
которая включает 34 класса товаров и 8 классов услуг.
140
При отсутствии свидетельства обладатель незарегистрированного
знака может защитить свои интересы, связанные с использованием его
деловой репутации, сформированной благодаря применению такого
обозначения, на основании ст. ст. 1, 4 Закона Украины «О защите от
недобросовестной конкуренции». Нормы этих статей запрещают
действия в конкуренции, противоречащие правилам, торговым и иным
честным обычаям в предпринимательской деятельности, что может
привести к смешиванию с деятельностью другого лица.
Субъектами права на торговую марку являются физические и
юридические лица (ст. 493 ГК Украины). В отношении юридических
лиц, субъектами права на торговую марку выступают в большинстве
случае коммерческие организации, занимающиеся производством
продукции, выполнением работ, оказанием услуг с целью получения
прибыли. ГК Украины разрешает осуществление предпринимательской
деятельности и непредпринимательским организациям
(потребительским кооперативам, объединениям граждан), поэтому они
также вправе становиться владельцами свидетельства на торговую
марку.
Относительно физических лиц вопрос о целесообразности
признания лица, не являющегося предпринимателем, владельцем
свидетельства на торговую марку является дискуссионным. Некоторые
авторы полагают, что обладателем права на знак наряду с юридическим
лицом следует признавать исключительно предпринимателя
163
. Так, Е.
Мельник отмечает, что субъектом права на подачу заявки не может быть
любое лицо, поскольку это противоречит самому назначению товарного
знака – отличать товары и услуги одного производителя от однородных
товаров и услуг, поэтому правом на получение свидетельства может
быть наделено только лицо, производящее товары или предоставляющее
услуги
164
. О. Кашинцева обосновывает свою позицию, в частности, тем,
что заключение лицензионного договора имеет целью систематическое
получение прибыли, что является предпринимательской деятельностью,
а поэтому лицензиар в любом случае должен иметь статус
предпринимателя
165
Более аргументированной и основанной на нормах
международного законодательства представляется позиция ученых,
.
163
Следует отметить, что такой ограниченный круг субъектов права на товарный
знак нашел закрепление в российском законодательстве (ст. 1478 ГК РФ).
164
Мельник О.М. Проблеми правової охорони знаків для товарів і послуг в
Україні: Дис. ... канд.. юрид. наук. – К., 1999. – С. 78.
165
Кашинцева О. Визначення правового статусу громадянина-підприємця як
суб’єкта права на знак для товарів і послуг // Підприємництво, господарство і право. –
1999. - № 1. – С. 54.