Коваль И.Ф. Защита права интеллектуальной собственности

Подождите немного. Документ загружается.

111

Характеристика контрафактных действий основывается на

понятии «использование» изобретения, полезной модели,

промышленного образца. Содержание этого понятия раскрывается

законодателем через перечень действий – способов использования,

которые определяются в специальных законах относительно каждого из

объектов патентного права:

• использованием изобретения (полезной модели) является:

изготовление продукта с применением запатентованного изобретения,

применение такого продукта и предложение для продажи, в том числе

через Интернет, продажа, импорт (ввоз), иное введение в гражданский

оборот или хранение такого продукта в указанных целях; применение

процесса, охраняемого патентом, или предложения его для применения

в Украине (ч. 2 ст. 28 Закона Украины «Об охране прав на изобретения и

полезные модели»);

• использованием промышленного образца признается:

изготовление изделия с применением запатентованного промышленного

образца, применение такого изделия, предложение для продажи, в том

числе через Интернет, продажа, импорт (ввоз) и другое введение его в

гражданский оборот или хранение такого изделия в указанных целях (ч.

2 ст. 20 Закона Украины «Об охране прав на промышленные образцы»).

Содержание каждого способа использования изобретения,

промышленного образца раскрывается в законах лишь частично, в связи

с чем следует учитывать определения, предлагаемые в литературе

127

Формулировка «...иное введение в гражданский оборот» в обоих

определениях свидетельствует, что это понятие употребляется как

обобщающее для всех перечисленных действий. Следует, однако,

отметить, что для признания действий по использованию изобретения,

промышленного образца нарушением речь должна идти о «введении в

хозяйственный (коммерческий) оборот», которое, в отличие от

Изготовление – производство продукта для коммерческих целей.

Применение – любые формы производственного использования объекта

в коммерческих целях. Ввоз предполагает импорт продукта на

территорию Украины, независимо от того, предназначается ли он для

использования в Украине или нет. Хранение означает накапливание

продукта для последующего введения в оборот. Предложение для

продажи подразумевает рекламу продукта в виде публичной

демонстрации в торговых залах, на витринах, в рекламных роликах.

Продажа – коммерческая деятельность по реализации продукта,

охраняемого патентом.

127

Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации:

учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – С. 517.

112

гражданского оборота, обычно осуществляется в промышленных

масштабах профессиональными участниками рынка.

Таким образом, контрафакция – действия, связанные с

введением в хозяйственный (коммерческий) оборот продукции,

изготовленной с применением изобретения, полезной модели,

промышленного образца, без согласия правообладателя, за исключением

действий, которые не признаются нарушением законодательством.

Перечень действий, не являющихся нарушением прав

патентовладельца, установлен в ст. 31 Закона Украины «Об охране прав

на изобретения и полезные модели», ст. 22 Закона Украины «Об охране

прав на промышленные образцы». Они сводятся к следующим трем

группам действий:

• использование изобретения, полезной модели,

промышленного образца без коммерческой цели, с научной целью или в

порядке эксперимента, при чрезвычайных обстоятельствах, при разовом

изготовлении лекарств в аптеках по рецепту врача (для изобретений);

• введение в хозяйственный оборот изготовленного с

применением запатентованного изобретения (полезной модели)

продукта любым лицом, приобретшим его без нарушения прав

владельца патента; в данном случае речь идет об исчерпании прав

патентовладельца – в отношении дальнейшего использования продукта

исключительные права правообладателя не действуют, они считаются

«исчерпанными»;

• использование изобретения любым лицом, которое в

интересах своей деятельности добросовестно использовало техническое

решение или осуществило подготовку к его использованию до даты

подачи заявки на получение патента. Это лицо сохраняет право

продолжать безвозмездно использовать это изобретение на основании

права преждепользования.

Из приведенного перечня действий, не признаваемых

нарушением прав патентовладельца, наиболее часто спорные ситуации

касаются третьей группы действий. Условия возникновения и

осуществления права преждепользования определяются нормами ст. 470

ГК Украины, ст. 156 ХК Украины и специальных законов, в которых это

право обозначается как «право преждепользования». Этим правом

обладает любое лицо, которое до даты подачи заявки на эти объекты

другим лицом (или если был заявлен приоритет – до даты приоритета)

добросовестно использовало их в интересах своей деятельности в

Украине либо осуществило значительную или серьезную подготовку

для такого использования.

113

Содержание права преждепользования заключается в

возможности указанного лица безвозмездно продолжать использование

изобретения, промышленного образца в своей деятельности и после

получения патента на него другим лицом. Такое параллельное

использование изобретения патентовладельцем и лицом, обладающим

правом преждепользования, не является нарушением прав

патентовладельца. Право предварительного использования

ограничивается тем объемом использования, каким оно было на дату

подачи заявки на получение патента. Это право может передаваться или

переходить к другим лицам только вместе с предприятием или деловой

практикой, в которых было использовано изобретение.

§ 3. Нарушения личных неимущественных прав

авторов изобретения, полезной модели, промышленного

образца

Отдельную группу нарушений составляют нарушения личных

неимущественных прав, возникающих у создателей (авторов)

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. Содержание

личных неимущественных прав создателей объектов патентного права,

виды нарушений этих прав в законодательстве не определены, что

делает их незащищенными и подверженными к нарушению,

значительно осложняет защиту. Снижают возможности для защиты

личных неимущественных прав и формулировки норм специальных

законов, определяющих понятия нарушения прав, сводя их к

посягательству только на права патентовладельца, которые являются

правами имущественными (ст. 28 Закона Украины «Об охране прав на

изобретения и полезные модели»).

В этой связи представляет интерес опыт зарубежных стран,

законодательство которых устанавливает виды нарушений личных

неимущественных прав на результаты технического творчества. Так, ст.

34 Закона Республики Армения «О патентах на изобретения» содержит

перечень возможных нарушений личных неимущественных прав

изобретателей: действия относительно присвоения авторства,

принуждение к соавторству, публикация без согласия автора

содержания заявки к ее представлению в патентное ведомство,

раскрытие патентным экспертом содержания представленных для

патентования изобретений к их официальному опубликованию

128

Закон Республики Молдова «О патентах на изобретения» N 461-XIII от 18 мая

1995 г. С изменениями, внесенными Законом N 788-XIII от 26.03.96 г. // Monitorul Oficial N

53-54 от 28 сентября 1995 г.

114

Нарушение права авторства заключается в присвоении

результатов чужой творческой деятельности и попытке выдать эти

результаты в качестве собственных. Часто это нарушение связано с

нарушением других прав автора, например, права на получение

охранного документа, права на вознаграждение и т.д., поскольку право

авторство является основой для возникновения всех других

неимущественных и имущественных прав создателей изобретений,

полезных моделей, промышленных образцов. Нередко право авторства

нарушается и «в чистом виде». Обычно это происходит, когда объект

промышленной собственности создается в соавторстве. Речь идет об

исключении из числа соавторов лиц, которые принимали участие в

создании творческого объекта; подаче заявки на выдачу охранного

документа от своего имени только одним из соавторов; включении в

состав соавторов лиц, которые оказывали лишь техническую помощь в

создании объекта.

Нарушение права автора на название объекта патентного права

может выражаться в форме искажения, изменения названия объекта в

документации, различных публикациях о нем.

§ 4. Общие способы защиты права интеллектуальной

собственности на изобретение, полезную модель, промышленный

образец

Защита права на изобретения, полезные модели, промышленные

образцы обеспечивается применением соответствующей системы

способов защиты. Общие способы защиты прав предусмотренные в

нормах ст. 16 ГК Украины и ст. 20 ГК Украины. Среди них наиболее

эффективны и востребованы на практике следующие меры

государственно-принудительного характера:

• признание права,

• прекращение действий, нарушающих право или создающих

угрозу его нарушения,

• возмещение убытков,

• признание незаконными (недействительными)

129

Поэтому остановимся на характеристике именно этих способов

защиты.

решений

органов государственной власти.

(1) Признание права – способ защиты, применяемый в случае

отрицания, непризнания права на изобретение, полезную модель,

129

В ХК Украины этот способ защиты сформулирован как «признание полностью

или частично недействительными актов органов государственной власти …».

115

промышленный образец. Такие действия третьего лица затрагивают

интересы обладателя права, поскольку создают неопределенность в его

правовом положении, в отношениях с другими субъектами патентных

отношений. Данный способ защиты является эффективным в связи с

нарушениями, например, права авторства, непризнанием права

преждепользования. Так, в случае исключении из числа соавторов лица,

которое принимало творческое участие в создании технического

решения, подачи заявки на выдачу охранного документа от своего

имени только одним из соавторов, именно признание права авторства

является наиболее приемлемой мерой защиты интересов автора.

Применяется этот способ защиты и при наличии у потерпевшего

лица патента, подтверждающего права на соответствующий объект.

♣ Так, Хозяйственным судом Донецкой области рассмотрено дело о

признании недействительным патента на полезную модель «Способ

рекламирования товаров и услуг». Ответчиком по данному делу был

предъявлен встречный иск о признании права интеллектуальной

собственности на эту полезную модель и прекращении действий,

посягающих на права, вытекающие из патента. Оценив имеющиеся в деле

факты и обстоятельства, суд отказал в удовлетворении иска о признании

патента недействительным и удовлетворил встречный иск ответчика,

признав за ним право интеллектуальной собственности на полезную

модель

130

Результатом применения данного способа защиты является

прекращение неправомерного производства, продажи, иного введения в

Для предъявления требования о признании права

интеллектуальной собственности достаточным является доказательство

факта непризнания права.

(2) Прекращение действий, нарушающих право или

создающих угрозу его нарушения. Данный способ защиты широко

применяется при нарушении права на изобретения, полезные модели,

промышленные образцы. Он направлен на прекращение неправомерных

действий нарушителя, предотвращение их вредных последствий в

будущем, устранение препятствий в осуществлении права. Для

предъявления требования о прекращении действий, нарушающих право,

правообладатель должен доказать факт совершения противоправных

действий. Установление такого факта является необходимой

предпосылкой и основанием для применения к нарушителю иных мер

защиты (например, восстановления положения, существовавшего до

нарушения).

130

Решение Хозяйственного суда Донецкой области от 21.12.2006 г. Дело №

44/430пн // Единый государственный реестр судебных решений / http: // reyestr.court.gov.ua.

116

хозяйственный оборот продукта, изготовленного с применением

запатентованного изобретения, промышленного образца.

ХК Украины устанавливает более широкую сферу применения

этого способа защиты, формулируя его как «прекращение действий,

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения» (ч. 2 ст. 20).

Возможность требовать прекращения действий, которые создают угрозу

нарушения, имеет важное значение для обеспечения своевременной и

эффективной защиты прав на изобретения и промышленные образцы,

позволяет предотвратить введение контрафактной продукции в

хозяйственной оборот, уменьшить размер расходов правообладателя на

пресечение нарушения, на судебную защиту и т.д.

(3) Возмещение вреда – мера ответственности, применение

которой направлено на восстановление имущественного положения

обладателя прав на изобретения, полезные модели, промышленные

образцы. Для применения этой меры ответственности необходимо

установить противоправность поведения нарушителя, наличие вреда,

наличие причинной связи между противоправным поведением и

причиненным вредом, вину правонарушителя. Первые три условия

привлечения к ответственности обязан доказать потерпевший

правообладатель, четвертое условие – вина нарушителя –

презюмируется. Лицо считается виновным в совершении

правонарушения, пока не докажет отсутствие своей вины. Согласно ч. 2

ст. 614 ГК Украины отсутствие своей вины доказывает лицо,

нарушившее обязательство.

Возмещение убытков, причиненных нарушением патентных прав,

позволяет, с одной стороны, компенсировать потери патентовладельца,

других субъектов патентных отношений, восстановить их

имущественное положение, а с другой, – оказать предупредительное и

воспитательное воздействие на правонарушителей.

ГК Украины, закрепляя способы защиты гражданских прав,

использует формулировку «возмещение убытков и иные способы

возмещения имущественного вреда», из которой следует, что убытки

рассматриваются как составная часть более широкого понятия

«имущественный вред».

Вопросы возмещения вреда, причиненного внедоговорным

нарушением права на изобретение, полезную модель, промышленный

образец регулируются общими нормами ГК Украины о возмещении

вреда: ст. 1166 «Общие основания ответственности за причиненный

материальный вред» и 1167 «Основания ответственности за

причиненный моральный вред».

117

Точное исчисление и доказывание размера вреда, причиненного

нарушением прав патентовладельца, сопряжено с трудностями, которые

обусловлены спецификой самого объекта посягательства в силу его

нематериального характера, недостаточной развитостью и особенностью

рынка исключительных прав на изобретения, полезные модели,

промышленные образцы, другими факторами.

Общая структура убытков определена в ст. 22 ГК Украины и ст.

225 ХК Украины. В ст. 22 ГК Украины определены два вида убытков:

1) расходы, которые лицо понесло в связи с уничтожением или

повреждением вещи, а также расходы для восстановления своего

нарушенного права (реальные убытки);

2) доходы, которые лицо могло бы реально получить при

обычных обстоятельствах, если бы его право не было нарушено

(упущенная выгода).

По общему правилу, установленному в ч. 3 ст. 22 ГК Украины,

убытки возмещаются в полном объеме, т.е. и реальные убытки и

упущенная выгода.

ХК Украины в состав убытков, причиненных хозяйственным

правонарушением, относит:

1) стоимость утраченного, поврежденного или уничтоженного

имущества, определенная в соответствии с требованиями

законодательства;

2) дополнительные расходы (штрафные санкции, уплаченные

другим субъектам, стоимость дополнительных работ, дополнительно

израсходованных материалов и т.п.), понесенные стороной, которая

понесла убытки вследствие нарушения обязательства другой стороной;

3) неполученная прибыль (утраченная выгода), на которую

сторона, понесшая убытки имела право рассчитывать при надлежащем

выполнении обязательства другой стороной;

4) материальная компенсация морального вреда в случаях,

предусмотренных законом.

Законодательство не предусматривает особенностей определения

размера убытков, причиненных нарушением прав патентовладельца. На

практике используются различные подходы к обоснованию и расчету

убытков за нарушения в этой сфере. В качестве таковых понимаются, в

частности, затраты (расходы) собственника патента, оказавшиеся

нецелесообразными вследствие нарушения патента, поскольку

нарушитель удовлетворил спрос на рынке такой продукции

131

Азимов Ч.Н. Основы патентного права Украины (изобретение, полезная

модель, промышленные образец, товарный знак). – Х.: Основа, 1994. – С. 7.

118

Одним из подходов к определению размера упущенной выгоды

является также оценка убытков на основе формально-условной

лицензии

132

♣ Подобный подход к расчету убытков был использован, например, в деле,

рассмотренном Ровенским городским судом

. Речь идет об исчислении убытков исходя из

среднерыночных платежей за договорное использование изобретения,

полезной модели, промышленного образца, платежей по аналогичным

договорам (т.е. учитывается вознаграждение, которое было бы

выплачено владельцу патента, если бы нарушитель заключил с ним

соответствующий лицензионный договор).

133

♣ В качестве примера использования такого варианта является расчет

убытков, произведенный по делу о нарушении прав на промышленный

образец «Упаковочный материал для таблеток витамина «С» с сахаром»,

рассмотренному Хозяйственным судом Днепропетровской области

, о защите прав, вытекающих

из патента на полезную модель. В ходе рассмотрения дела было

установлено, что ответчик использует полезную модель, патент на которую

принадлежит истцу, без заключения с ним соответствующего договора.

Истец требует возмещения убытков, причиненных неправомерным

использованием полезной модели, в размере неполученного лицензионного

платежа. Для расчета убытков судом взяты за основу договоры,

заключенные ответчиком с третьими лицами, по которым было

изготовлена продукция с использованием полезной модели истца. Общая

сумма дохода ответчика от заключения таких договоров составила 415 994

грн. Согласно «Оценке интеллектуальной собственности», выданной

Академией правовых наук Украины, Государственным патентным

ведомством Украины, на продукцию электротехнического оборудования

единичного производства, к которой относится и данная полезная модель,

размер лицензионного платежа составляет 7 % от цены изготовленной

продукции. Руководствуясь указанными цифрами, суд определил размер

неполученного истцом лицензионного платежа в размере 29119 грн.

Не менее распространенной является практика исчисления

размера упущенной выгоды, исходя из суммы доходов, полученных

нарушителем патентных прав. Правовой основой для этого является

норма ч. 3 ст. 22 ГК Украины: «Если лицо, нарушившее право, получило

в связи с этим доходы, то размер упущенной выгоды, который должен

возмещаться лицу, право которого нарушено, не может быть меньше

доходов, полученных лицом, нарушившим право».

134

132

Святоцький О. Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності у судовому

порядку // Інтелектуальна власність. – 1999. – №3-4. – С. 14.

133

Решение Ровенского городского суда от 17. 07. 2007 г. по делу № 2-3/2007 р. //

Единый государственный реестр судебных решений / http: // reyestr.court.gov.ua.

134

Решение Хозяйственного суда Днепропетровской области от 16.11.2006 г. по

делу № Н12-77 // Единый государственный реестр судебных решений / http: //

reyestr.court.gov.ua.

. На

основании акта документальной ревизии финансово-хозяйственной

119

деятельности ответчика был установлен факт продажи аскорбиновой

кислоты в упаковке, запатентованной истцом, в размере 65700 упаковок по

цене 1,52 грн. – оптовая цена за одну упаковку. На основании указанных

цифр был произведен расчет упущенной выгоды истца, размер которой

составил 99 864 грн.

Более сложным с точки зрения доказывания размера упущенной

выгоды является определение размера доходов, недополученных

патентовладельцем в результате снижения объема реализации его

продукции, связанного с появлением на рынке контрафактной

продукции по более низкой цене. В этом случае правообладатель

должен обосновать отсутствие иных причин снижения объемов продаж

его продукции (ее сезонность, общеэкономические факторы,

непрофессионализм работников потерпевшего субъекта хозяйствования

и т.д.).

К основным факторам, которые должны учитываться при расчете

размера убытков, понесенных владельцем патента на изобретение,

полезную модель, промышленный образец, относятся:

• объемы контрафактной продукции, изготовленной

нарушителем,

• длительность нарушения прав патентовладельца,

• качество контрафактной продукции,

• степень насыщения рынка контрафактной продукции,

• ставки роялти (вознаграждения за использование

запатентованного объекта) на аналогичную продукцию

135

(4) Признание недействительным патента – способ защиты,

конкретизирующий общий способ «признание полностью или частично

недействительными актов органов государственной власти…» (ст. 20

ХК Украины) или «признание незаконными решений органов

государственной власти» (ст. 16 ГК Украины). Признание

недействительным патента на изобретение, полезную модель,

промышленный образец предполагает признание недействительным

решения Государственного департамента интеллектуальной

собственности, на основании которого был выдан патент (ст. ст. 12, 14

Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»).

Требование о признание недействительным патента может

предъявляться как самостоятельное требование, и наряду с другими

способами защиты. Нередко ответчик, в отношении которого

135

Буттєва А.П., Тверезенко О.О. Узагальнення та аналіз світового досвіду

визначення розмірів збитків від порушення майнових прав інтелектуальної власності //

Материалы выступлений на 10-й международной научно-практической конференции

„Актуальне проблемы интеллектуальнгй собственности” (г. Алушта, 11-15 сентября 2006

г.) – С. 258.

120

предъявлено требование о прекращении действий, нарушающих права

патентовладельца, использует требование о признании патента истца

недействительным в качестве встречного иска.

Суд, признавая патент недействительным, выносит также

решение, обязывающее Государственный департамент

интеллектуальной собственности внести сведения в Государственный

реестр патентов о признании недействительным соответствующего

патента и осуществить об этом публикацию в официальном бюллетене

«Промышленная собственность».

Патент признается недействительным в судебном порядке.

Основания для признания патента недействительным

предусмотрены нормами ст. 33 Закона Украины «Об охране прав на

изобретения и полезные модели», ст. 25 Закона Украины «Об охране

прав на промышленные образцы»:

• несоответствие запатентованного изобретения, полезной

модели, промышленного образца условиям патентоспособности

(такими условиями для изобретения являются новизна,

изобретательский уровень, промышленная применимость; для полезной

модели – новизна, промышленная применимость, промышленного

образца – новизна). Закрепляя указанное основание для признания

патента недействительным, законодательство не решает вопросов,

связанных с последствиями такого признания. Речь идет, прежде всего,

об имущественных последствиях, наступающих для патентовладельца в

результате признания патента недействительным. Например, владелец

патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец мог

заключить лицензионный договор, лицензиат (пользователь) – вложить

значительные средства в подготовку внедрения и использования объекта

в производстве и т.д. Учитывая, что обязанность проверки соответствия

заявленного объекта условиям патентоспособности и квалификации

объекта возложена законодательством на специальный государственный

орган – Государственный департамент интеллектуальной собственности,

в литературе считается логичным, чтобы имущественные потери,

причиненные владельцу патента, возмещались этим государственным

органом

136

• наличие в формуле изобретения, полезной модели признаков,

отсутствующих в поданной заявке, наличие в совокупности

существенных признаков промышленного образца признаков,

отсутствующих в поданной заявке. Примером признания патента

;

136

Ришкова О. Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель,

промисловий зразок як об’єкт захисту // Юридична Україна. – 2004. - № 11. – С. 55.