Коваль И.Ф. Защита права интеллектуальной собственности

Подождите немного. Документ загружается.

141

которые поддерживают законодательный подход. В. Крижна обосновано

отстаивает нецелесообразность сужения круга субъектов на торговую

марку в законодательстве Украины

166

• право на использование торговой марки,

. Такая позиция основана, во-

первых, на положениях Договора о законах о товарных знаках,

ратифицированного Украиной 13.10.1995 г., который не устанавливает

необходимости осуществления заявителем производственной или

торговой деятельности как обязательного условия для регистрации

знака. Во-вторых, на нормах специального закона, которые

предусматривают правовые гарантии реального использования знака в

хозяйственной деятельности, закрепляя возможность досрочного

прекращения действия свидетельства в случае неиспользования знака в

течение трех лет от даты публикации сведений о выдаче свидетельства

или от даты, когда использование знака было прекращено (ч. 4 ст. 18

Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг»).

Право на торговую марку может принадлежать одновременно

нескольким физическим и (или) юридическим лицам (ст. 493 ГК

Украины, ч. 3 ст. 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для

товаров и услуг»). При этом следует отличать понятия «торговая марка,

право на которую принадлежит нескольким лицам» и «коллективная

торговая марка». Эти категории торговых марок имеют различный

правовой режим. Право на коллективную торговую марку принадлежит

одному субъекту – объединению предприятий, а предприятия, входящие

в такое объединение, наделены лишь правами на использование

коллективной марки под контролем объединения. Такая торговая марка

предназначена для обозначения товаров, производимых участниками

объединения и обладающих одинаковыми качественными и иными

общими характеристиками. Право на ее использование не может быть

передано предприятию, не входящему в состав данного хозяйственного

объединения. Что касается торговой марки, принадлежащей нескольким

лицам, то права на нее имеют все сособственники свидетельства со

всеми вытекающими из этого правовыми последствиями.

Получение свидетельства на торговую марку является правом, а

не обязанностью субъекта хозяйствования. Однако следует учитывать,

что только свидетельство предоставляет лицу совокупность

имущественных прав интеллектуальной собственности:

• исключительное право разрешать ее использование другим

лицам,

166

Крижна В. Суб’єкти права на торговельну марку за законодавством України //

Вісник академії правових наук України. – 2005. - № 2(41). – С. 116- 122.

142

• исключительное право препятствовать ее неправомерному

использованию,

• другие права, установленные законом.

Согласно ст. 496 ГК Украины, имущественные права

интеллектуальной собственности на торговую марку действительны в

течение десяти лет с даты, следующей за датой подачи заявки на

торговую марку в установленном законом порядке, если иное не

установлено законом. Указанный срок может быть продлен каждый раз

на десять лет в порядке, установленном законом.

Остановимся подробнее на характеристике указанных прав на

торговую марку, поскольку содержание каждого права предопределяет

выбор способа защиты в случае его нарушения.

(1) Право на использование торговой марки. Понятие

«использование торговой марки» раскрывается законодателем через

перечень действий – способов использования торговой марки (ч. 2 ст.

157 ХК Украины и ст. 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для

товаров и услуг»). К ним относятся следующие действия:

• применение торговой марки на любом товаре, для которого

она зарегистрирована, на упаковке, в которой содержится такой товар,

на вывеске, связанной с ним, этикетке, нашивке, бирке и другой

прикрепленный к товару предмет,

• хранение такого товара с указанным нанесением знака с

целью предложения для продажи, предложение его для продажи,

продажа, импорт (ввоз), экспорт (вывоз);

• применение его во время предложения и оказания любой

услуги, для которой торговая марка зарегистрирована;

• применение его в деловой документации или рекламе, а

также в сети Интернет.

Торговая марка признается использованной, если она:

• применяется в отношении товаров (услуг), для которых

зарегистрирована,

• применяется владельцем свидетельства либо другими лицами

с его разрешения (например, на основании лицензионного договора).

Закон не определяет юридически значимый объем использования

торговой марки. В литературе под объемом использования торговой

марки предлагается понимать интенсивность ее применения на товарах,

по классу которых она зарегистрирована (применение на единичном

изделии, либо на части товаров, для индивидуализации которых она

143

была зарегистрирована)

167

Правообладатель обязан предоставить доказательства

использования обозначения в качестве торговой марки по каждой

рубрике перечня товаров и услуг, в отношении которых она

зарегистрирована. Вид и форма доказательств определяются владельцем

торговой марки, однако для достижения цели доказывания, приводимые

им материалы должны объективно показывать, что марка

использовалась в гражданском обороте

. Этот показатель имеет важное значение в

решении вопроса о досрочном прекращении свидетельства на основании

неиспользования торговой марки. Так, согласно ч. 4 ст. 18 Закона

Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», если знак не

используется в Украине полностью или относительно части указанных в

свидетельстве товаров и услуг без уважительных причин в течение трех

лет с даты публикации сведений о выдаче свидетельства, любое лицо

вправе обратиться в суд с заявлением о досрочном прекращении

действия свидетельства полностью или частично. При этом

уважительными причинами неиспользования торговой марки закон

считает, в частности, обстоятельства, препятствующие использованию

знака независимо от воли владельца (ограничение импорта, другие

требования к товарам и услугам, установленные законодательством),

возможность введения в заблуждение в отношении лица, производящего

товары или оказывающего услуги, при использовании знака лицом,

обратившимся в суд, либо другим лицом относительно товаров и услуг,

по которым выдвинуто требование о прекращении действия

свидетельства.

168

♣ Так, при рассмотрении одного из дел о досрочном прекращении действия

свидетельства на знак для товаров и услуг, хозяйственный суд отметил, что

не является подтверждением факта производства товаров или

предоставления услуг с применением соответствующего обозначения

размещение этого обозначения в домене и на страницах веб-сайтов без

производства товаров и услуг, для которых зарегистрирован спорный знак,

так как эти действия не могут вызывать у потребителей ассоциации этого

обозначения с товарами и услугами владельца свидетельства

169

167

Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знак, знаки

обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования,

коммерческие обозначения / О.А. Городов. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – С.195.

168

Данилина Е., Носова И. Неиспользование товарного знака по независящим от

правообладателя обстоятельствам // Хозяйство и право. – 2007. – С. 102

169

Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист

прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки) (за матеріалами справ, розглянутих

у касаційному порядку Вищим господарським судом України): Оглядовий лист від

22.01.2007 р. N 01-8/24.

144

Доказательствами использования торговой марки могут

выступать: образцы или фотографии товара, договоры заказа, договоры

купли-продажи, оказания услуг, документы, подтверждающие их

исполнение, накладные, таможенные декорации, проспекты, каталоги

выставок, сертификаты и т.д.

170

На практике возникают ситуации, когда трехгодичный срок

неиспользования торговой марки истек, однако на момент

возникновения спора и подачи иска в суд по этому поводу, владелец

свидетельства на знак возобновляет его использование. Эти вопросы в

национальном законодательстве не урегулированы. В проекте

изменений в закон закреплены соответствующие положения,

заимствованные из законодательства ЕС, а именно: в случае начала

использования знака до подачи иска в суд, основания для прекращения

действия свидетельства отпадают

171

• лицензионный договор – соглашение, по которому одна

сторона (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату)

разрешение на использование торговой марки (лицензию) на условиях,

определенных по взаимному согласию сторон с учетом требований ГК

Украины и другого закона (ст. 1109 ГК Украины, ст. 16 Закона Украины

«Об охране прав на знаки для товаров и услуг»);

(2) Исключительное право разрешать использование

торговой марки другими лицами.

Правовыми формами выдачи разрешения на использование

торговой марки другими лицами являются следующие виды договоров:

• договор коммерческой концессии – соглашение, по которому

одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне

(пользователю) за плату право пользования в соответствии с ее

требованиями комплексом принадлежащих этой стороне прав в целях

изготовления и (или) продажи определенного вида товара и (или)

оказания услуг (ст. 1116 ГК Украины, глава 36 ХК Украины).

Предметом договора коммерческой концессии является право на

использование объектов права интеллектуальной собственности

(торговых марок, промышленных образцов, изобретений, произведений,

коммерческих тайн и т. п.), коммерческого опыта и деловой репутации.

170

Пыльнев Ю.А., Павлюченко И.В. Как избежать досрочного прекращения

правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием? // Патенты и лицензии.

– 2008. - №5. – С. 32.

171

Абдуліна І. Удосконалення охорони і захисту комерційних позначень в Україні

– тема зустрічі фахівців // Інтелектуальна власність. – 2007. - № 11. – С. 23.

145

(3) Исключительное право препятствовать неправомерному

использованию торговой марки, в том числе запрещать такое

использование. Перечень действий, которые вправе запрещать владелец

свидетельства в отношении использования своей торговой марки,

приведен в ч. 5 ст. 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для

товаров и услуг»:

• использовать торговую марку относительно приведенных в

свидетельстве товаров и услуг;

• использовать торговую марку относительно товаров и услуг,

родственных с приведенными в свидетельстве, если в результате этого

возможно введение в заблуждение относительно лица, производящего

товары или оказывающего услуги;

• использовать обозначение, похожее с торговой маркой,

относительно приведенных в свидетельстве товаров и услуг, если в

результате такого использования это обозначение и торговую марку

можно спутать

172

Владелец свидетельства на хорошо известную (общеизвестную)

торговую марку

. В качестве таких обозначений могут рассматриваться

коммерческие наименования, коммерческие обозначения, другие

отличительные обозначения. При этом обозначения являются

тождественными, если они совпадают во всех элементах. Обозначение

является похожим настолько, что его можно спутать с другим

обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на

отдельную разницу элементов (п. 4.3.2.4. Правил составления, подачи и

рассмотрения заявки на выдачу свидетельства Украины на знак для

товаров и услуг, утв. приказом Государственного патентного ведомства

Украины от 28 июля 1995 г. № 116 с изм. от 20 августа 1997 г. № 72).

173

172

При рассмотрении споров о схожести торговых марок суды должны назначать

судебную экспертизу с учетом Рекомендаций Президиума ВХС Украины «О некоторых

вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой прав интеллектуальной

собственности» от 10.06.2004 г. № 04-5/1107, а также Примерного перечня вопросов для

экспертизы, определенного в сборнике «Судова експертиза прав інтелектуальної

власності: збірник питань» / За ред. П.П. Крайнєва / – К.: НДЦСЕПІВ, 2006. – 18 с.

173

Охрана прав на хорошо известный знак предоставляется без государственной

регистрации на основании признания знака хорошо известным судом или Апелляционной

палатой в соответствии с Порядком признания знака хорошо известным в Украине

Апелляционной палатой Государственного департамента ИС, утв. Приказом Министерства

образования и науки Украины от 15 апреля 2005 г. № 228.

вправе запрещать также использование торговой

марки для товаров и услуг, не родственных тем, для которых она

признана хорошо известной в Украине, если такое использование

другим лицом будет указывать на связь между ним и владельцем

146

общеизвестной марки и его интересам, вероятно, будет причинен ущерб

(ч. 4 ст. 25 Закона)

Указанное право владельца свидетельства запрещать

использование торговой марки другими лицами не распространяется на

случаи правомерного использования торговой марки другими лицами:

• осуществление любого права, возникшего до даты подачи

заявки на торговую марку или до даты ее приоритета (например,

осуществление права преждепользования, которым обладает лицо,

добросовестно использующее

174

• использование торговой марки для товара, введенного под

этой маркой в гражданский оборот владельцем свидетельства либо с его

согласия, при условии, что владелец свидетельства не имеет веских

оснований запрещать такое использование в связи с дальнейшей

продажей товара, в частности, при изменении или ухудшении состояния

товара после ввода его в гражданский оборот;

торговую марку в Украине или

осуществившее значительную или серьезную подготовку для такого

использования до даты подачи заявки на торговую марку в интересах

своей деятельности – право предыдущего пользователя (ст. 500 ГК

Украины);

• некоммерческое использование марки;

• все формы сообщения новостей и комментариев новостей;

• добросовестное применение другими лицами своих имен или

адресов.

(4) Другие права, установленные законом. Законодательство

предоставляет владельцу свидетельства на торговую марку также ряд

других прав, указанных в ч.ч. 4 – 6 ст. 157 ХК Украины:

• право проставлять предупредительную маркировку,

указывающую на то, что применяемая торговая марка зарегистрирована

в Украине; правила применения такой маркировки в законодательстве

не определены. Исходя из сложившейся практики, под

предупредительной маркировкой понимается обозначение,

проставляемое рядом с торговой маркой, которое может быть выражено

174

ВХС Украины разъясняет, что виды фактической реализации права

предыдущего пользователя совпадают с перечнем форм использования торговой марки,

приведенным в ст.157 ХК Украины и ст. 16 Закона. Поэтому право предыдущего

пользователя может возникнуть у лица, которое не производит, а только продает товар с

определенной торговой маркой / Про практику застосування господарськими судами

законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки) (за

матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом

України): Оглядовий лист від 22.01.2007 р. N 01-8/24.

147

в виде большой буквы R в окружности

175

• субъекты права на торговую марку, осуществляющие

посредническую деятельность, могут на основании договора с

производителем товара (услуг) использовать свою торговую марку с

торговой маркой производителя, а также вместо его торговой марки;

, нескольких букв – TM, либо

содержать слова «зарегистрированная торговая марка», «торговая

марка», название страны, где зарегистрирована торговая марка, номер

свидетельства. Маркировка не является обязательной, а используется

исключительно по желанию товаропроизводителя с целью оповещения

(информирования) других лиц о факте и стране регистрации торговой

марки, а также предупреждения возможных нарушений прав владельца

свидетельства на торговую марку;

• право на торговую марку может быть передано в качестве

вклада в уставный фонд предприятия.

Законодательство не закрепляет личных неимущественных прав

на торговую марку, не используется и само понятие автора торговой

марки. Вопрос о том, является ли деятельность по разработке образца

торговой марки творческой, законодательно остается нерешенным. В

литературе такую деятельность предлагается относить к

интеллектуальной, поскольку для разработки образца торговой марки

необходимо провести поисковые исследования, создать макет (проект)

образец, выполнить работы с привлечением специалистов в области

изобразительных искусств. Приведенные этапы разработки образца

торговой марки рассматриваются как традиционные этапы

интеллектуальной деятельности

176

При рассмотрении данного вопроса следует учитывать, что

обозначение (изобразительное, словесное и т.д.), используемое в

качестве товарного знака, при соответствии его требованиям,

предъявляемым для произведения (творческий характер, объективная

форма выражения), может являться объектом авторского права и у его

создателя действительно возникают личные неимущественные права на

это произведение. Когда же автор передает право на использование

данного обозначения в качестве торговой марки, отдельных личных

прав на торговую марку как объект промышленной собственности у

него не возникает. Владельцем свидетельства, а, значит, и субъектом

175

Происхождение такой маркировки связывают с использованием официального

уведомления Registered in U.S. Patent Office, введенной в США в 1946 г. на основании Акта

Лэнхема для обязательного применения в отношении зарегистрированных товарных

знаков / Сергеев В.М. Торговый знак как средство рекламы // Вопросы изобретательства. –

1986. - № 1. - С. 37.

176

Масленков И. Имеет ли товарный знак автора и первоначальную стоимость? //

ИС. Авторское право и смежные права. – 2007. - № 6. – С. 22.

148

имущественных прав на торговую марку будет выступать юридическое

или физическое лицо, которое подает заявку на ее регистрацию. Таким

лицом может быть, например, работодатель разработчика торговой

марки. Если же в качестве торговой марки будет зарегистрировано

обозначение, в котором воспроизведены названия известных в Украине

или цитаты и персонажи из них, произведения искусства и их

фрагменты без согласия обладателей авторского права или их

правопреемников, то свидетельство на такую торговую марку может

быть признано недействительным как не соответствующее условиям

правовой охраны (ст. 6, ст. 19 Закона Украины «Об охране прав на

знаки для товаров и услуг»).

§ 3. Право интеллектуальной собственности

на коммерческое (фирменное) наименование

Для рассмотрения права на коммерческое (фирменное)

наименование следует раскрыть понятие коммерческого (наименования)

как объекта этого права, порядок возникновения права, его содержание

и субъекты. Уяснение этих вопросов является важной предпосылкой

рассмотрения особенностей защиты прав на коммерческие

наименования.

Коммерческое наименование – это обозначение, под которым

субъект хозяйствования выступает в хозяйственном обороте и

которое индивидуализирует этого субъекта среди других участников

хозяйственных отношений.

В законодательстве определение коммерческого наименования

отсутствует, что является одной из причин возникающих на практике

проблем, в частности, с квалификацией действий по неправомерному

использованию коммерческого наименования, определением способа

защиты и т.д.

Понятие «коммерческое наименование» появилось в ГК и ХК

Украины наряду с употребляемым долгое время в правовом обороте

понятием «фирменное наименование». При этом законодатель

использует эти понятия параллельно, не разграничивая их содержание.

Так, термин «фирменное наименование» употребляется в ст.4 Закона

Украины «О защите от недобросовестной конкуренции». В ХК Украины

используется как термин «фирменное (коммерческое) наименование»

(ст.155), так и «коммерческое наименование» (ст.159). В ГК Украины

также допускается использование нескольких понятий: коммерческое

(фирменное) наименование (ст. 420), коммерческое наименование

(ст.489).

149

Анализ норм гражданского и хозяйственного законодательства, в

которых употребляются понятия «фирменное наименование» и

«коммерческое наименование», а также использование законодателем

формулировки «фирменное (коммерческое) наименование»

свидетельствует об отождествлении этих понятий. Сохранение

устоявшегося термина «фирменное наименование» (как синонима

коммерческого наименования) отвечает потребностям практики,

поскольку он длительное время широко использовался в

законодательстве, литературе, на практике. Этот термин употребляется в

законодательстве многих других стран (Российской Федерации,

Республики Беларусь и т.д.), а также Парижской конвенции об охране

промышленной собственности. Важность сохранения термина

«фирменное наименование» следует также из Положения о фирме

177

Не определено в законодательстве и четкое соотношение понятий

«коммерческое наименование» и «наименование» юридического лица.

Согласно ст. 90 ГК Украины, наименование должно содержать

информацию об организационно-правовой форме юридического лица

от

1927 г., которое более 70-ти лет действовало в этой сфере и

использовало понятие «фирма» (фирменное наименование).

178

Требования относительно написания наименования утверждены

Приказом Государственного комитета Украины по вопросам

регуляторной политики и предпринимательства от 9 июня 2004 г. № 65.

;

наименование указывается в учредительных документах юридического

лица и вносится в государственный реестр юридических лиц;

юридическое лицо не имеет права использовать наименование другого

юридического лица. К содержанию наименований отдельных видов

юридических лиц законодательством устанавливаются особые

требования. Так, наименование банка должно содержать слово «банк» и

указание на организационно-правовую форму (ст.15 Закона Украины «О

банках и банковской деятельности»). Наименование полного

хозяйственного общества должно содержать имена (наименования) всех

его участников, слова «полное общество», или содержать имя одного

или нескольких участников с добавлением слов «и компания» (ч. 4 ст.

119 ГК Украины).

177

Положение о фирме от 1927 г. сохраняло свое действие согласно

Постановлению Верховного Совета Украины от 12 сентября 1991 г. «О порядке

временного действия на территории Украины отдельных актов законодательства Союза

ССР». Со вступлением в силу ГК и ХК Украины указанное Положение не применяется (п.6

Рекомендаций президиума Высшего хозяйственного суда Украины от 10.06.2004 г.).

178

Организационно-правовые формы определяются Классификацией

организационно-правовых форм хозяйствования Государственного Классификатора

Украины, утв. Приказом Госпотребстандарта Украины от 28.05.2004 г. № 97.

150

Согласно этим требованиям, наименование юридического лица

указывается на украинском языке. В нем не может быть использовано

слово «национальный», кроме учреждений, которые приобретают статус

национального учреждения согласно Указа Президента Украины от 16

июня 1995 г. Полное наименование должно включать не более 182

символов, сокращенное – 38 символов. При написании наименования

используются прописные буквы украинского алфавита (А,Б,В,Г …). При

этом наименование, написанное прописными (большими) буквами

тождественно наименованию юридического лица, написанному

большими и маленькими буквами, если эти буквы полностью

совпадают

179

Во-вторых, различно социальное назначение этих двух категорий.

О. Козлова отмечает, что наименование служит идентификации в

общественных отношениях и важно не только для гражданского

оборота, но и для отличия лица, которое участвует в общественной,

образовательной, управленческой деятельности, тогда как коммерческое

наименование направлено, прежде всего, на идентификацию лица в

предпринимательской деятельности. Наименование выполняет функцию

необходимого элемента управления экономикой государства, позволяя

ввести учет и контроль за деятельностью юридических лиц

Разграничивая понятия «коммерческое наименование» и

«наименование», следует учитывать их сущность и назначение.

Во-первых, наличие наименования является обязательным

признаком юридического лица, который в совокупности с другими

признаками (организационным единством, наличием обособленного

имущества и т.д.) определяет правосубъектность юридического лица,

т.е. его потенциальную возможность иметь права и обязанности.

Коммерческое же наименование имеет иную природу – является

объектом права интеллектуальной собственности, имеющим целью

индивидуализировать деятельность его обладателя в рыночных

отношениях.

180

Указанные отличия наименования и коммерческого

наименования определяют и различия природы прав на эти объекты:

право на наименование является неимущественным правом

юридического лица, право же на коммерческое наименование как объект

интеллектуальной собственности носит имущественный характер и

179

О наименовании юридического лица: Письмо Государственного комитета

Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства от 31.08.2005 г. №

7507 // Бухгалтер. – 2005. – №41, ноябрь.

180

Козлова О. Проблемні питання визначення кола суб’єктів права на комерційне

(фірмове) найменування за чинним законодавством України // Підприємництво,

господарство і право. – 2007. - № 5. – С. 13.