Коваль И.Ф. Защита права интеллектуальной собственности

Подождите немного. Документ загружается.

ГК Украины, закрепляя способы защиты гражданских прав,

использует формулировку «возмещение убытков и иные способы

возмещения имущественного вреда», из которой следует, что убытки

рассматриваются как составная часть более широкого понятия

«имущественный вред».

Убытки складываются из двух составляющих: 1) расходы,

которые лицо понесло в связи с уничтожением или повреждением вещи,

а также расходы для восстановления своего нарушенного права

(реальные убытки); 2) доходы, которые лицо могло бы реально получить

при обычных обстоятельствах, если бы его право не было нарушено

(упущенная выгода) (ст. 22 ГК Украины).

Вопросы возмещения вреда, причиненного внедоговорным

нарушением авторского права, регулируются общими нормами ГК

Украины о возмещении вреда: ст. 1166 «Общие основания

ответственности за причиненный материальный вред» и 1167

«Основания ответственности за причиненный моральный вред».

Возмещение вреда, причиненного нарушением авторского права,

осложняется на практике объективной проблемой доказывания размера

его составляющей – упущенной выгоды. Зачастую фактически

невозможно установить точный размер упущенной выгоды

потерпевшего субъекта, зависящей от количества потенциальных

покупателей легальных экземпляров, которые стали обладателями

контрафактной продукции и не купили легальный экземпляр.

Обращение в суд с требованием о защите происходит, как правило, на

основе доказанности одного или нескольких фактов нарушения

авторского права (например, распространения контрафактных

экземпляров), а о наличии системы подобных нарушений потерпевший

может лишь предполагать

• рассчитывается сумма дохода, полученного в результате

нарушения авторских прав

Авторское законодательство не предусматривает особенностей

определения упущенной выгоды в случае нарушения авторского права.

Анализ практики показывает, что используются различные варианты

исчисления размера упущенной выгоды, в частности:

Большова А.К., Симкин Л.С. О развитии института компенсации за нарушение

исключительных прав // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2004. – № 6. – С.

110.

Правовой основой для использования этого варианта является норма ч. 3 ст. 22

ГК Украины: «Если лицо, нарушившее право, получило в связи с этим доходы, то размер

упущенной выгоды, который должен возмещаться лицу, право которого нарушено, не

может быть меньше доходов, полученных лицом, нарушившим право».

(например, исходя из стоимости незаконно

реализованных экземпляров); при этом проведение таких расчетов

затрудняется привычной для предпринимателей практикой сокрытия

реальных цен и количества выпускаемой и реализованной продукции

• за основу принимаются среднерыночные ставки авторского

вознаграждения, которое было бы выплачено обладателю авторских

прав, если бы нарушитель заключил с ним соответствующий авторский

договор. Применение этого варианта расчета упущенной выгоды

усложняется еще недостаточно сформированным рынком авторского

права в Украине, поэтому информация о среднерыночных ставках

далеко не всегда может быть доступной, а рассчитанная таким способом

сумма вреда – принята судом. Если обладатель авторского права уже

имеет опыт заключения подобных договоров, в расчет может

приниматься размер вознаграждения в предыдущих договорах. Следует

отметить, что в зарубежных странах такой подход к исчислению

убытков широко распространен. Он закреплен в Директиве 2004/48/ЕG

«О защите прав интеллектуальной собственности» от 29 апреля 2004 г.

Статья 13 Директивы предусматривает, что страны – члены ЕС

предоставляют судам право определять возмещение ущерба в виде

паушальной суммы – суммы вознаграждения, которое должен был бы

уплатить нарушитель, если бы получил разрешение на использование

соответствующего права интеллектуальной собственности. Такой

вариант расчета называется методом аналогии вознаграждения или

лицензии

;

• определяется доход, недополученный потерпевшим в

результате снижения объема реализации его продукции (за счет

появления на рынке контрафактных товаров по более низкой цене) в

сравнении с обычным объемом реализации за определенный период

;

Гришаев С. Ответственность за нарушение исключительных прав на результаты

интеллектуальной деятельности // Хозяйство и право. – 2005. – № 9. – С. 85.

Мизарас В. Компенсаторные правовые последствия нарушения

неимущественных субъективных прав // Теорія і практика інтелектуальної власності. –

2007. – № 3. – С. 45

Подобный подход используется корпорацией „Майкрософт” как один из

вариантов исчисления размера убытков, причиненных нарушением авторских прав.

Корпорация исходит из суммы дохода, который она не получила в результате незаконного

распространения и использования незаконно изготовленных (нелицензионных)

экземпляров программных продуктов. // Шаповал В. Як захищає корпорація „Майкрософт”

авторські права в Україні // Інтелектуальна власність. – 2004. - № 1. – С. 29-32.

Этот путь расчета упущенной выгоды также сложен в доказывании,

поскольку потерпевшему следует обосновать отсутствие иных причин

снижения объемов продаж легальной продукции (ее сезонность,

общеэкономические факторы, непрофессионализм работников

потерпевшего субъекта хозяйствования и т.д.).

Вопрос об установлении точного размера имущественного вреда,

причиненного нарушением авторского права, имеет значение и для

решения вопроса о возможности привлечения нарушителя к уголовной

ответственности по ст. 176 «Нарушение авторского права и смежных

прав» УК Украины, поскольку состав данного преступления является

материальным – преступление считается оконченным с момента

причинения потерпевшему материального ущерба в значительном либо

крупном размере. И, хотя уголовный закон устанавливает минимальную

границу ущерба, причиненного в значительном размере и крупном

размере, его конкретный размер исчисляется в каждом конкретном

случае субъективным образом. Отсутствие четкой методики

определения размера материального вреда создает неоднозначную

правоприменительную практику, снижает эффективность уголовно-

правовой защиты авторского права.

В большинстве случаев имущественный вред возмещается в

денежной форме. В случае же передачи потерпевшему лицу по его

просьбе контрафактных экземпляров (если их качество устраивает

правообладателя), стоимость этих экземпляров засчитывается и

частично покрывает размер причиненного вреда (убытков). Например,

речь может идти о передаче автору дополнительного тиража его

произведения, выпущенного издательством за рамками издательского

договора, заключенного с ним.

(4) Компенсация морального (неимущественного) вреда.

В авторском законодательстве не предусмотрены особенности

компенсации морального (неимущественного) вреда за нарушение

авторского права. Поэтому в ходе применения этого способа защиты

следует руководствоваться общими нормами гражданского

законодательства об основаниях, размере, форме компенсации данного

вида вреда.

Моральный вред является самостоятельным видом вреда и

возмещается независимо от вреда имущественного. Содержание и

правила возмещения морального вреда определены в ст. 23 ГК Украины.

В отношении физического лица моральный вред может заключаться в:

1) физической боли и страданиях, которое лицо испытало в связи с

увечьем или другим повреждением здоровья; 2) душевных страданиях,

которые лицо испытало в связи с противоправным поведением в

отношении него самого, членов его семьи и близких родственников, 3)

душевных страданиях в связи с уничтожением и повреждением

имущества; 4) унижении чести, достоинства и деловой репутации.

Таким образом, моральный вред может возмещаться лицу

вследствие нарушения его как неимущественных, так и имущественных

прав. Это положение в полной мере применимо и для защиты личных

неимущественных и имущественных авторских прав.

Для юридических лиц законодатель также использует понятие

«моральный вред» (ст. 23 ГК Украины). Однако, как правильно

отмечается в литературе, в этом случае более удачно использовать

другой термин – «неимущественный вред» и вкладывать в него

содержание, характеризующее неимущественные потери относительно

юридических лиц

. Основанием для возмещения морального вреда

юридическим лицам закон называет унижение его деловой репутации

Размер денежной компенсации морального (неимущественного)

вреда определяется судом. Минимальный и максимальный размер

морального (неимущественного) вреда в гражданском законодательстве

не предусмотрен. В качестве общих критериев определения его размера

ст. 23 ГК Украины предусматривает: характер правонарушения, глубина

физических и душевных страданий, ухудшение способностей

потерпевшего или лишение его возможности в их реализации, степень

вины причинителя вреда, другие обстоятельства. Верховный суд

Украины дополняет их такими критериями, как состояние здоровья

потерпевшего, тяжесть вынужденных изменений в его жизненных и

производственных отношениях, степень снижения престижа, деловой

репутации, время и усилия, необходимые для восстановления

(ч. 2 ст. 23 ГК Украины). Оно может иметь место, в частности, в

результате распространения о юридическом лице недостоверной

информации, затрагивающей принадлежащие ему имущественные права

на произведение. При этом понятие «унижение деловой репутации» не

охватывает все возможные основания для компенсации

неимущественного вреда юридическим лицам. К таким основаниям

могут относиться и контрафактные действия, в частности, в виде

неправомерного использования произведения. Причинение ущерба

деловой репутации субъекта авторского права заключается в данном

случае в том, что нарушитель зачастую не придерживается стандартов

качества, отличающего легальный продукт, а потребитель

распространяет свое впечатление о контрафактном экземпляре на

правообладателя.

Сиротенко С. До питання про компенсацію моральної (немайнової) шкоди

юридичнам особам // Вісник Вищого арбітражного суду України.- 1998. - № 4. – С. 204.

Под деловой репутацией юридического лица понимается основанная на

информации о качестве производимых товаров (выполняемых работ, предоставляемых

услуг), соблюдении законодательства, договорных, иных хозяйственных обязательств,

правил деловой этики оценка юридического лица потребителями (покупателями),

деловыми партнерами, органами государственной власти, общественными организациями,

средствами массовой информации.

предыдущего состояния (п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда

Украины «О судебной практике по делам о возмещении морального

(неимущественного) вреда» от 31 марта 1995 г. № 4 с изм. и доп. от 25

мая 2001 г. № 5).

Указанные критерии в полной мере могут быть применимы и для

определения размера компенсации морального вреда за нарушения

авторского права.

Типичными случаями причинения такого вида вреда являются:

раскрытие имени автора, желающего остаться анонимом, не указание

или искажение имени автора, искажение содержания произведения и

т.д.

Ротару С. Гражданско-правовые способы защиты авторских и смежных прав //

Материалы выступлений на 10-й международной научно-практической конференции

„Актуальне проблемы интеллектуальнгй собственности” (г. Алушта, 11-15 сентября 2006

г.) – С. 170.

Таким образом, большую часть оснований для компенсации

составляют нарушения личных неимущественных прав. Хотя следует

признать, что посягательства на имущественные права, например,

использование произведения без согласия автора, также могут повлечь

нравственные и душевные страдания автора, а потому дают право на

компенсацию морального вреда.

Несмотря на условность размера компенсации морального вреда,

применение данного способа защиты порой само по себе, независимо от

конкретной суммы компенсации, представляет ценность для

потерпевшего правообладателя. В большинстве случае предъявления

иска о компенсации морального (неимущественного) вреда для него

важно публичное признание факта правонарушения, осуждения

действий нарушителя, признания прав автора.

(5) Признание незаконными решений органов

государственной власти. В рассматриваемой сфере в качестве такого

решения может выступать решение Государственного департамента

интеллектуальной собственности о выдаче свидетельства о регистрации

торговой марки либо патента на промышленный образец. Признание

недействительным свидетельства на торговую марку или патента на

промышленный образец предполагает признание недействительным

(незаконным) решения Государственного департамента

интеллектуальной собственности о государственной регистрации

торговой марки, промышленного образца, на основании которого такое

свидетельство (патент) выдано. Основанием применения данного

способа защиты может являться является выдача патента

(свидетельства) на промышленный образец (торговую марку), не

соответствующие условиям патентоспособности.

В отношении свидетельства на торговую марку предусмотрено

два основания для признания патента недействительным, которые

затрагивают авторское право другого лица:

- зарегистрированная торговая марка не соответствует условиям

правовой охраны (п. а) ч. 1 ст. 19 Закона Украины «Об охране прав на

знаки для товаров и услуг»), а именно: в заявленном на регистрацию

обозначении воспроизводятся названия известных в Украине

произведений или цитат и персонажей из них, произведений искусства и

их фрагменты без согласия владельцев авторского права и их

правопреемников (ч. 4 ст. 6 Закона);

- свидетельство выдано с нарушением прав других лиц, в данном

случае – авторского права (п. в) ч. 1 ст. 19 Закона).

В отношении патента на промышленный образец основанием для

признания его недействительным является выдача патента в результате

подачи заявки с нарушением прав других лиц (п. в) ч. 1 ст. 25 Закона

Украины «Об охране прав на промышленные образцы»).

♣ Примером является судебный спор, рассмотренный на основании иска

ООО «Секвойя» к ООО «Трудовые резервы» о признании

недействительным патента на промышленный образец. Конфликт возник в

связи с тем, что запатентованный ответчиком промышленный образец –

упаковка стирального порошка – содержал объект авторского права

(изображение головы закутанного в полотенце смеющегося ребенка), права

на который принадлежали истцу

Закрепление в законодательстве специальных мер для защиты

прав интеллектуальной собственности вызвано существенной

спецификой объекта защиты, в силу которой общие, традиционные для

§ 5. Специальные способы защиты авторского права

Право интеллектуальной собственности, в том числе авторское

право, является особой категорией прав, отличающейся от права

собственности. Поэтому для защиты прав на объекты интеллектуальной

собственности, среди которых и произведения науки, литературы и

искусства, законодательством предусмотрен ряд специальных способов

защиты с целью эффективного предупреждения правонарушений и

адекватного реагирования на них.

Специальные способы защиты прав на все объекты

интеллектуальной собственности предусмотрены в ст. 432 ГК Украины,

в отношении защиты авторского права они конкретизируются в ст. 52

Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах».

Бачун О. Досудова підготовка справ щодо захисту прав на об’єкти

інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність. –2002. - №6. – С. 30, 32.

защиты права собственности способы защиты, либо вообще не

применимы (например, виндикационный иск), либо малоэффективны.

Поэтому для обеспечения действенной и надежной защиты права

интеллектуальной собственности законодатель закрепил комплекс мер,

позволяющих предупреждать нарушения в этой сфере и эффективно их

пресекать.

Рассмотрим специальные способы защиты права

интеллектуальной собственности с учетом норм авторского

законодательства и сложившейся практики их применения.

(1) Применение безотлагательных мер по предупреждению

нарушения и сохранению соответствующих доказательств – это мера

защиты, направленная на оперативное предупреждение и пресечение

действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения авторского

права и сохранение соответствующих доказательств их совершения.

Эффективное применение этого способа защиты является гарантией

недопущения и пресечения правонарушений, уменьшения размера

причиненного нарушением вреда, минимизации затрат потерпевшего

лица на судебную защиту его прав.

Авторское законодательство называет такие безотлагательные

меры «временными мерами» и относит к ним:

досмотр помещений, в которых, как предполагается, совершаются

действия, связанные с нарушением авторского права,

наложение ареста и изъятие всех экземпляров произведений, в

отношении которых допускается, что они являются контрафактными, а

также материалов и оборудования, используемых для их изготовления и

воспроизведения,

наложение ареста и изъятие счетов и других документов, которые

могут быть доказательствами совершения действий, нарушающих или

создающих угрозу нарушения (или подтверждающих намерения

совершения нарушения) авторского права (ч. 3 ст. 53 Закона «Об

авторском праве и смежных правах»).

Определение суда о применении временных мер подлежит

немедленному исполнению органами государственной исполнительной

службой с участием заявителя.

В ходе применения таких неотложных мер не должны нарушаться

права и интересы лица, в действиях которого усматриваются признаки

правонарушения. С этой целью закон предусматривает определенную

процедуру их применения: заявление о применении мер рассматривается

только с участием заявителя в двухневный срок со дня его подачи; при

этом суд имеет право требовать от заявителя обоснования того, что он

является субъектом авторского права и, что его права нарушены, а также

выдать заявителю судебное определение о внесении залога или

эквивалентной гарантии, достаточной для предупреждения

злоупотребления временными мерами (залог заключается во внесении

на депозит суда денег или передачи иных материальных ценностей в

размере не менее ста необлагаемых налогом минимумов доходов

граждан и не более размера заявленного ущерба). В случае отказа в

удовлетворении иск полностью либо частично залог обращается на

исполнение решения о компенсации ущерба ответчику, причиненного

применением временных мер (ч. 3 ст. 53 Закона Украины «Об авторском

праве и смежных правах»).

(2) Приостановка пропуска через таможенную границу

Украины товаров, импорт или экспорт которых осуществляется с

нарушением авторских прав. Порядок применения этого способа

защиты регулируется следующими актами таможенного

законодательства Украины:

• Таможенный кодекс Украины: глава 45 «Особенности

перемещения через таможенную границу Украины товаров, содержащих

объекты права интеллектуальной собственности»; ст. 345 «Перемещения

товаров через таможенную границу Украины с нарушением прав

интеллектуальной собственности», устанавливающая ответственность за

перемещение товаров через таможенную границу Украины с

нарушением прав интеллектуальной собственности

• Постановление Кабинета Министров Украины от 28 апреля

2001 г. № 412 «Об утверждении Положения о порядке регистрации и

перемещения через таможенную границу Украины товаров, которые

содержат объекты интеллектуальной собственности»

• Приказ Государственной таможенной службы Украины от 18

июля 2007 г. N 601 «Об утверждении формы справки о включении

объекта права интеллектуальной собственности к таможенному реестру»

• Приказ Государственной таможенной службы Украины от 20

июня 2007 г. N 520 «Об утверждении Порядка предоставления

закладной или эквивалентной гарантии из возмещения расходов,

связанных с действиями таможенных органов Украины относительно

содействия защиты прав интеллектуальной собственности». Этот

Порядок определяет виды, размер и механизм предоставления закладной

либо эквивалентной гарантии лицами, которым принадлежат

имущественные права на объекты права интеллектуальной

собственности, либо их представителями для возмещения таможенным

органам, владельцам составов временного хранения расходов на

хранение товаров, таможенное оформление которых приостановлено,

декларантам и другим лицам убытков в случаях, предусмотренных

статьями 257 и 257 Таможенного кодекса Украины, а также механизм

возвращения закладной.

Порядок применения данного способа защиты в общем виде

сводится к следующему:

• правообладатель подает в Государственную таможенную

службу заявление о регистрации товара, содержащего объект права

интеллектуальной собственности (на 6 месяцев или год), а также

гарантийное письмо о возмещении расходов, связанных с остановкой

товаров, содержащих охраняемый объект. Размер гарантийной суммы

является величиной фиксированной и составляет эквивалент 5000 евро.

Размер гарантийной суммы установлен с учетом максимальных

расходов на хранение товаров на составах таможенных органов или

составах временного хранения;

• если таможенный орган на основании данных таможенного

реестра объектов права интеллектуальной собственности, который

ведется специально уполномоченным центральным органом

исполнительной власти, обнаруживает признаки нарушения прав

относительно товаров, предъявленных к таможенному контролю и

таможенному оформлению, то их таможенное оформление

приостанавливается, а товары подлежат размещению на составах

временного хранения или на составах таможенных органов;

• руководитель таможенного органа или лицо, его заменяющее

принимает решение о приостановке таможенного оформления товаров

сроком до 15 календарных дней (в случае необходимости продолжения

срока не более чем на 15 календарных дней). Не позже следующего

рабочего дня после принятия решения о приостановке таможенного

оформления товаров таможенный орган сообщает правообладателю о

факте предъявления этих товаров к таможенному оформлению, а

декларанта - о причинах приостановки таможенного оформления;

• если на протяжении первых 15 календарных дней после

получении сообщения о приостановке таможенного оформления товаров

правообладатель в письменном виде не проинформирует таможенный

орган об обращении в суд с целью обеспечения защиты прав или не

обратится с письменным мотивированным ходатайством о продолжении

срока приостановки таможенного оформления, то товары, таможенное

оформление которых было приостановлено, подлежат таможенному

оформлению;

• если на протяжении сроков, указанных в ст. 257 Таможенного

кодекса Украины, нарушение прав будет подтверждено выводом

экспертизы, проведенной уполномоченным органом, то таможенный

орган возбуждает дело о нарушении таможенных правил, а товары -

непосредственные предметы правонарушения – изымаются в порядке,

установленном этим Кодексом.

В случае приостановки таможенного оформления товаров

возмещение таможенным органам и владельцам составов временного

хранения расходов, связанных с хранением этих товаров, а в

соответствующих случаях - возмещение декларанту и другим лицам

убытков, вызванных такой приостановкой, осуществляется за счет

правообладателя.

Приостановка таможенного оформления товаров может

осуществляться и по инициативе самого таможенного органа (ст. 257-1

Таможенного кодекса Украины).

(3) Изъятие из гражданского оборота товаров, изготовленных

или введенных в гражданский оборот с нарушением авторского

права и уничтожение таких товаров.

(4) Изъятие из гражданского оборота материалов и орудий,

использовавшихся преимущественно для изготовления товаров с

нарушением права интеллектуальной собственности.

Правила применения этих двух способов защиты детализируются

в ч. 4 ст. 52 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах»:

суд может постановить решение об изъятии либо конфискации всех

контрафактных экземпляров произведений, фонограмм, видеограмм.

Это касается также всех клише, матриц, форм, оригиналов, магнитных

лент, фотонегативов и иных предметов, с помощью которых

воспроизводятся экземпляры произведений и т.д., а также материалов и

оборудования, используемых для их воспроизведения. По решению суда

контрафактные экземпляры могут передаваться потерпевшему лицу.

Если последнее не требует такой передачи, они подлежат уничтожению,

а материалы и оборудование, используемые для их воспроизведения –

отчуждению с перечислением вырученных средств в Госбюджет

Украины. При этом, следует обратить внимание, что изъятию подлежит,

как правило, нереализованный контрафактный товар. Товар же,

проданный потребителю, не изымается.

(5) Применение разового денежного взыскания (компенсации)

вместо возмещения убытков – специальная мера имущественной

ответственности за нарушение авторского права, выступающая

альтернативой возмещению материального вреда (убытков).

Эта имущественная санкция является сравнительно новой для

национального законодательства. Ее закрепление вызвано названными

выше проблемами возмещения материального вреда, причиненных

нарушением авторских прав. Возможность взыскания компенсации

вместо возмещения убытков предусмотрена в Законе Украины «Об