Китайский В.Е. Патентование изобретений и полезных моделей

Подождите немного. Документ загружается.

— проверку представленной заявителем формулы изобретения в

соответствии с требованиями Регламента (п. 24.4);

— проверку дополнительных материалов

соответствии

требо-

ваниями Регламента

(п.

24.7),

если такие материалы представлены за-

явителем;

— информационный поиск в отношении изобретения, охаракте-

ризованного в формуле, для определения уровня техники и провер-

ки соответствия этого изобретения условиям патентоспособности с

принятием решения о выдаче патента или об отказе в выдаче патен-

та либо о признании заявки отозванной.

Установление приоритета изобретения. В соответствии с п. 1

ст. 1387 ГК РФ приоритет изобретения устанавливается по дате по-

дачи заявки в ФОИС.

При испрашивании заявителем приоритета изобретения по дате,

более ранней, чем дата подачи заявки в ФОИС, устанавливается со-

блюдение заявителем требований пунктов

2—4

ст.

1381 и п. 1

ст. 1382

ГК РФ, при этом проверка соблюдения условия раскрытия заявлен-

ного изобретения в материалах, являющихся основанием для испра-

шивания приоритета, не проводится.

В случае выявления документов, ставших общедоступными меж-

ду

датой самого раннего приоритета

датой подачи заявки, которые

могут поставить под сомнение новизну или изобретательский уро-

вень заявленного изобретения, проводится проверка обоснованнос-

ти испрашиваемого приоритета. При установлении отсутствия рас-

крытия заявленного изобретения в материалах, являющихся основа-

нием для испрашивания приоритета, приоритет в отношении

заявленного изобретения устанавливается по дате подачи заявки.

При проверке соблюдения условий установления приоритета

изобретения необходимо убедиться в том, что заявка, на основании

которой испрашивается более ранний приоритет, или заявка, к ко-

торой поданы дополнительные материалы, являющиеся основанием

для такого испрашивания, не отозвана и не признана отозванной.

При установлении соблюдения заявителем требования, связанного

с раскрытием заявленного изобретения в ранее поданных материа-

лах, являющихся основанием для испрашивания приоритета, прове-

ряется:

— указаны ли в этих материалах все признаки, включенные в

формулу заявленного изобретения;

— раскрыто

ли

изобретение

этих материалах на испрашиваемую

дату приоритета с полнотой, достаточной для осуществления.

В том случае, когда после установления приоритета заявителем

представлена измененная формула изобретения, проводится повтор-

ная проверка наличия оснований для установления испрашиваемо-

го приоритета.

150

Проверка

формулы

изобретения. Проверка проводится

отноше-

нии формулы изобретения, принятой к рассмотрению по результа-

там формальной экспертизы, а если она изменялась заявителем пос-

ле завершения формальной экспертизы — то в отношении изменен-

ной формулы при условии, что в нее не входят признаки из

дополнительных материалов, изменяющие сущность первоначально

заявленного изобретения.

Если при этом установлено нарушение требования единства изоб-

ретения, заявитель уведомляется о таком нарушении в соответствии

с п. ?3.5 Регламента.

Если нарушение указанного требования было установлено при

проведении формальной

экспертизы,

но

заявитель

не

согласился

вы-

водом, приведенным в уведомлении об этом, и представил соответ-

ствующие доводы и разъяснения, при проверке формулы осуществ-

ляется их рассмотрение. О результатах рассмотрения заявитель из-

вещается. Дальнейшая проверка формулы проводится с учетом

результатов рассмотрения.

Как уже отмечалось ранее, в соответствии с подп. (3) п. 10.8 и

подп. (2) п. 24.4 Регламента формула изобретения должна выражать

сущность изобретения, т. е. содержать совокупность существенных

признаков, достаточную

для

достижения указанного заявителем тех-

нического результата. Кроме того, формула изобретения должна

быть полностью основана на описании, т. е. характеризуемое ею

изобретение должно быть раскрыто

описании, а определяемый фор-

мулой изобретения объем правовой охраны должен быть подтверж-

ден описанием (подп. (2) п. 10.8 Регламента).

При проверке соблюдения заявителем требования о том, что

фор-

мула изобретения должна выражать сущность

изобретения,

необхо-

димо руководствоваться следующим.

Если формула изобретения содержит совокупность существенных

признаков, то она признается выражающей сущность изобретения.

Поэтому необходимо провести анализ материалов заявки для уста-

новления всех существенных признаков изобретения, которые дол-

жны быть включены в формулу.

Признаки считаются существенными, если они влияют на возмож-

ность получения технического результата, т. е. находятся в причин-

но-следственной связи с техническим результатом. Таким образом,

показателем существенности признака является технический резуль-

тат, на достижение которого направлено изобретение.

Следовательно, сначала необходимо

установить технический

ре-

зультат.

Для этого анализируется раздел описания «Раскрытие изоб-

ретения», поскольку именно в этом разделе должен быть указан тех-

нический результат и должна быть раскрыта задача, на решение ко-

торой направлено заявленное изобретение.

151

Для выявления

лучшего понимания проблемы, решаемой заяви-

телем, а следовательно и технического результата, на достижение

которого направлено изобретение, полезными могут оказаться све-

дения, приведенные заявителем в разделе описания «Уровень техни-

ки» и относящиеся к анализу причин, которые препятствовали полу-

чению требуемого технического результата.

Выявив технический результат, необходимо установить, следстви-

ем какой совокупности признаков он является. Для этого необходи-

мы знания о той технической области, к которой относится заявлен-

ное

изобретение.

Без

таких знаний выявление причинно-следственных

связей между признаками изобретения

техническим результатом

не-

возможно.

После определения совокупности признаков, обусловливающей

указанный заявителем технический результат, устанавливается, все

ли признаки этой совокупности содержатся

анализируемой форму-

ле изобретения.

Если установлено, что в независимом пункте формулы изобрете-

ния отсутствует признак, который, по мнению экспертизы, является

существенным, так как без него не достигается технический резуль-

тат (никакой из результатов, если заявитель указал несколько их ви-

дов),

но этот признак содержится в описании или

зависимом пунк-

те формулы, то заявителю

соответствии

подп.

(2)

п.

24.4 Регламен-

та предлагается включить такой признак в независимый пункт

формулы. При этом должны быть приведены доводы, подтвержда-

ющие необходимость этого признака для достижения технического

результата. Такие доводы могут основываться на раскрытой в опи-

сании причинно-следственной связи между признаками и техничес-

ким результатом или на проведенном экспертизой теоретическом

анализе заявленного изобретения.

Практика показывает, что независимый пункт формулы изобре-

тения, представленной заявителем, нередко включает

несуществен-

ные

признаки.

При выявлении таких признаков и при условии, что

формула содержит совокупность существенных

признаков,

достаточ-

ную для получения технического результата, делается вывод, что

такая формула выражает сущность изобретения. Однако заявителю

предлагается рассмотреть вопрос о целесообразности сохранения

такой редакции формулы изобретения. При этом эксперт может об-

ратить внимание заявителя на те обстоятельства и на те последствия

в отношении объема правовой охраны, которые наступят для него

как будущего патентообладателя в случае сохранения в формуле

изобретения несущественного признака

соответствии

с п. 2

ст.

1354

и п. Зет. 1358 ГК РФ.

Проверка формулы изобретения включает также выявление

фор-

муле признаков, необходимых только для получения результата, не

152

являющегося техническим, либо результата, который не может быть

признан относящимся к средству, воплощающему изобретение (на-

пример,

для изобретения, характеризуемого с привлечением призна-

ков

программы

для

электронных вычислительных машин

или

исполь-

зуемого в такой программе алгоритма).

При наличии в формуле изобретения признаков, необходимых

только для

получения результата,

не

являющегося техническим, либо

результата, который

не

может

быть

признан относящимся

средству,

воплощающему изобретение, заявителю рекомендуется осуществить

кор!

ектировку формулы для исключения из нее таких признаков.

При этом ему сообщается, что в случае выдачи патента сохранение

их

формуле изобретения может привести к сужению объема право-

вой охраны.

При наличии

формуле признаков, имеющих характер словесных,

изобразительных или комбинированных обозначений на продукте,

являющемся объектом изобретения или используемом

изобретении,

относящемся к способу, внимание заявителя обращается на данное

обстоятельство. При этом ему сообщается о возможности совпаде-

ния

таких обозначений или сходства

их до

степени смешения

товар-

ными знаками (знаками обслуживания), которые зарегистрированы

или

могут быть зарегистрированы другими лицами для товаров оди-

накового с устройством назначения или соответствующих видов ус-

луг,

либо

наименованиями мест происхождения

товаров,

что может

привести в случае использования изобретения к столкновению прав

патентообладателя и владельца товарного знака (знака обслужива-

ния) либо к

противоправному применению зарегистрированного наи-

менования места происхождения товара.

При проверке соблюдения заявителем требования о

том,

что

фор-

мула должна быть основана па

описании,

устанавливается, содержат-

ся ли в описании понятия, которыми в формуле охарактеризовано

заявленное изобретение.

Указанное требование признается соблюденным

в том

случае,

ког-

да

имеет место

терминологическое совпадение понятий, содержащих-

ся в формуле и в описании. Такая ситуация, как правило, относится

к наиболее простым.

Не

признается нарушением рассматриваемого требования исполь-

зование заявителем в формуле и в описании понятий, совпадающих

по

содержанию, но различающихся терминологически. Так, при опи-

сании механизма для передачи прерывистого вращения заявителем

использовано понятие «мальтийский крест», а в формуле он назван

мальтийским механизмом; в другом случае указанный в формуле

изобретения натяжной ролик в описании назван лениксом (редко

Употребляемое устаревшее понятие).

153

Не исключена ситуация, при которой понятие, указанное в фор-

муле, не упомянуто в описании, но полностью раскрыто его содер-

жание. При этом специалисту в соответствующей области техники

очевидно (а в случае необходимости это может быть подтверждено

источником информации), что использованному в формуле понятию

соответствует именно такое содержание. Например, в формулу вклю-

чено понятие «коаксиально расположенные трубы», а в описании без

использования понятия «коаксиально» указано, что трубы располо-

жены одна в другой таким образом, что их оси совпадают. В таких

случаях требование основанности формулы на описании хотя и выг-

лядит нарушенным, но это нарушение скорее можно отнести к фор-

мальному, а потому рассматривать данное обстоятельство в качестве

самостоятельного предмета обсуждения с заявителем не следует.

К несоблюдению заявителем рассматриваемого требования отно-

сятся случаи, когда понятие, содержащееся в формуле, не нашло от-

ражения в описании ни в терминологическом, ни в содержательном

смысле. Например, в формуле приведена характеристика трубы и ука-

зано на выполнение ее армированной. В описании особенность ар-

мирования трубы даже не упомянута. Отнесение такой ситуации к яв-

ному нарушению предъявляемого к формуле требования будет пра-

вомерным. В данном случае заявителю следует предложить такое

нарушение устранить, при этом заявитель может или исключить из

формулы отсутствующий в описании признак, или, сохранив его в

формуле, включить его в описание.

Проверка возможности понимания специалистом признаков, вклю-

ченных

формулу изобретения. Регламентом установлено требование

к формуле изобретения, связанное с возможностью понимания смыс-

лового содержания признака специалистом на основании уровня тех-

ники (подп. (4) п. 10.8). Формула должна быть ясной. Не допускается

для выражения признаков в формуле изобретения использовать по-

нятия, отнесенные в научно-технической литературе к ненаучным.

Не могут быть признаны понятными признаки, охарактеризован-

ные термином, ставшим известным лишь из материалов заявки.

Не имеют определенного смыслового содержания такие понятия,

как «датчик специальной конструкции», «препарат с особым воздей-

ствием на организм», «образец закручивают до заданного угла».

При выявлении непонятного признака, указанного в формуле, эк-

сперт в запросе сообщает об этом заявителю и предлагает скоррек-

тировать формулу изобретения.

Если заявитель настаивает на сохранении редакичи формулы, со-

держащей такой признак, заявка признается отозванной.

Если характеристика признака имела вид «датчик температуры

специальной конструкции», то для проверки патентоспособности

изобретения учитывается характеристика «датчик температуры».

154

Заявитель может использовать в формуле изобретения трудно

понимаемые признаки типа «температуру материала поддержива-

ют около 160 °С», «ось поворота рычага расположена вблизи опо-

ры вала» или признаки, четкое понимание которых возможно не во

всех сферах реализации прав патентообладателя. К последним от-

носятся признаки, называемые «внешними» по отношению к объек-

ту, на который испрашивается правовая охрана (например, устрой-

ство характеризуется показателями продукта, для получения кото-

рого оно предназначено, или показателями другого устройства, с

которым оно взаимодействует лишь при эксплуатации). В подоб-

ных ситуациях эксперт может уведомить заявителя о том, что в

случае признания охарактеризованного таким образом изобретения

патентоспособным заявитель может столкнуться с трудностями при

установлении факта его использования в соответствии с п. 3.

ст. 1358 ГК РФ.

Проверка выполнения требования,

соответствии с которым неза-

висимый пункт формулы должен относиться к одному изобретению.

При проверке представленной заявителем формулы изобретения с

одним независимым пунктом эксперту следует установить, относит-

ся ли она к одному изобретению.

Независимый пункт формулы признается содержащим несколько

изобретений при неправомерном использовании для характеристи-

ки признака альтернативных понятий.

Использование альтернативных понятий допускается в том слу-

чае,

когда необходимо охарактеризовать несколько форм реализации

признака, обеспечивающих в совокупности с другими признаками

получение одного и того же технического результата, однако общее

понятие, охватывающее такие формы, отсутствует или использова-

ние его невозможно.

При выявлении нарушения указанного характера заявителю со-

общается об этом и предлагается скорректировать формулу изобре-

тения.

В рамках уже поданной заявки заявитель может исправить ситуа-

цию,

исключив из формулы одну из «альтернатив» или показав, что

есть общий для этих альтернатив технический результат.

Если устанавливается, что альтернатива использована заявителем

с нарушениями, то заявителю сообщается об этом в запросе и пред-

лагается скорректировать формулу изобретения.

Заявитель может быть проинформирован о том, что одним из пу-

тей корректировки формулы может быть представление изобретений

в разных независимых пунктах при условии, что такие изобретения

могут быть отнесены к вариантам.

В отношении альтернативных признаков в формуле изобретения

важно отметить следующее.

155

Необходимо иметь в виду, что в соответствии с подп. (1) п. 10.8.1.3

Регламента к признакам изобретения относится и родовое понятие,

отражающее назначение. Поэтому возможность использования аль-

тернативных понятий для характеристики признака изобретения от-

носится и к характеристике назначения.

Например, родовое понятие, отражающее назначение, может

включать альтернативные понятия для характеристики сферы ис-

пользования изобретения («Устройство для намотки рулонов в тек-

стильном или бумажном производстве») или для характеристики ви-

довых отличий функции устройства («Металлорежущий станок с про-

дольной или поперечной подачей режущего инструмента») и т. п.

Независимый пункт формулы может оказаться составленным за-

явителем таким образом, что в нем будут содержаться характерис-

тики изобретений, относящихся к разным видам объектов изобрете-

ния. Независимый пункт в этом случае будет начинаться, например,

так: «Изоляционный материал и способ его получения». Указание на

два разных объекта уже свидетельствует о том, что такой пункт не

относится к одному изобретению.

Независимый пункт формулы не относится к одному изобретению,

если он содержит характеристику совокупности средств, каждое из

которых имеет собственное назначение, без реализации указанной

совокупностью общего назначения, например: «Набор предметов, со-

держащий скребок и распылитель воды, отличающийся тем, что скре-

бок выполнен из закаленной стали, а распылитель воды имеет голов-

ки с разными диаметрами отверстий».

Каждое из указанных в формуле средств (скребок и распылитель)

имеет свое конкретное назначение, для реализации которого не тре-

буется участия другого средства, при этом в формуле отсутствует ка-

кое-либо указание на общее для этих средств назначение.

Если в описании отсутствует прямое или косвенное раскрытие об-

щего для этих средств назначения, то скорректировать формулу для

устранения рассматриваемого нарушения заявителю не удастся, а до-

полнительные материалы с предложением о введении в формулу но-

вого родового понятия, отражающего это общее назначение, долж-

ны быть признаны изменяющими сущность заявленного изобретения.

Однако если в описании имеется указание на то, что заявленный

набор предметов предназначен для удаления льда с поверхности,

при этом распылитель воды и скребок могут быть использованы,

в зависимости от характера обледенения, порознь или совместно,

например с применением сначала распылителя для распыления теп-

лой воды на обрабатываемую поверхность с последующим удале-

нием льда скребком, то формула может быть скорректирована со-

ответствующим образом: «Набор предметов для удаления льда

с поверхности...».

156

случае, когда изобретение охарактеризовано многозвенной фор-

мулой с одним независимым пунктом, необходимо установить, отно-

сится ли такая формула к одному изобретению. В этом случае содер-

жащаяся в зависимом пункте характеристика изобретения не долж-

на приводить к замене или исключению какого-либо признака

независимого пункта. Если же это имеет место, то полученный экс-

пертом вывод о нарушении единства изобретения доводится до све-

дения заявителя с предложением скорректировать формулу.

При непредставлении заявителем запрошенных дополнительных

материалов заявка признается отозванной.

Проверка формулы изобретения и предложений по ее изменению,

представляемых заявителем

дополнительных материалах. Рассмот-

ренными выше правилами проверки формулы изобретения следует

руководствоваться при проверке формулы, представленной как в

первичных, так и в дополнительных материалах заявки. Однако, ана-

лизируя формулу изобретения, представленную после подачи заяв-

ки,

необходимо дополнительно проверить, не появился ли в этой

формуле независимый пункт, не относящийся к заявленному изобре-

тению.

Дополнительные материалы по запросу экспертизы должны быть

представлены без изменения сущности изобретения в течение двух

месяцев со дня получения заявителем запроса. В случае если заяви-

тель в установленный срок не представит запрашиваемые материа-

лы или просьбу о продлении установленного срока, заявка призна-

ется отозванной. Установленный срок для представления заявителем

запрашиваемых материалов может быть продлен не более чем на

10 месяцев с даты его истечения, а при условии подтверждения ува-

жительных причин невозможности соблюдения установленного сро-

ка он может быть продлен ФОИС более чем на 10 месяцев с даты его

истечения.

Пункты формулы, содержащие признаки, изменяющие сущность

заявленного изобретения, к рассмотрению не принимаются.

Проверка патентоспособности изобретения. При проверке патен-

тоспособности изобретения сначала необходимо убедиться, что за-

явленное

предложение может

быть объектом

патентных

прав

в смыс-

ле п. 4 ст. 1349 ГК РФ. Напомним, что объектами патентных прав не

могут быть:

— способы клонирования человека;

— способы модификации генетической целостности клеток заро-

дышевой линии человека;

— использование человеческих эмбрионов в промышленных и

коммерческих целях;

— иные решения, противоречащие общественным интересам,

принципам гуманности и морали.

157

Если заявленное предложение не относится к указанным объектам,

то проверка патентоспособности начинается с установления того, мо-

жет ли оно быть признано относящимся к изобретениям.

Напомним, что не являются изобретениями (т. е. не имеют техни-

ческого характера) согласно п. 5 ст. 1350 ГК РФ:

— открытия;

— научные теории и математические методы;

— решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направ-

ленные на удовлетворение эстетических потребностей;

— правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной

деятельности;

— программы для ЭВМ;

— решения, заключающиеся только в представлении информа-

ции.

В соответствии с этим пунктом исключается возможность отнесе-

ния указанных объектов к изобретениям только в случае, когда за-

явка на выдачу патента на изобретение касается этих объектов как

таковых.

Заявленное предложение также не признается относящимся к изоб-

ретениям, если оно обеспечивает получение только такого результа-

та, который с учетом положений подп. (1.1) п. 10.7.4.3 Регламента не

является техническим или не может быть признан относящимся к

средству, воплощающему изобретение.

Кроме того, проверяется, не относится ли заявленное предложе-

ние к таким, которым не

предоставляется правовая охрана

качестве

изобретения

согласно п. 6 ст. 1350 ГК РФ. Это сорта растений, поро-

ды животных и биологические способы их получения, за исключени-

ем микробиологических способов и продуктов, полученных такими

способами, а также топологии интегральных микросхем.

Согласно подп. (1) п. 24.5 Регламента при отнесении заявленного

объекта к перечню предложений, исключенных из охраны, заявитель

уведомляется об этом до истечения шести месяцев со дня начала экс-

пертизы по существу, а также о том, что информационный поиск не

будет выполнен.

этом случае заявителю направляется запрос с при-

ведением соответствующих доводов.

Заявленное предложение, в отношении которого не сделан вы-

вод о том, что оно относится к исключенным из патентной охра-

ны,

проверяется на соответствие условиям промышленной приме-

нимости, новизны и изобретательского уровня (пп. 24.5.1—24.5.3

Регламента).

В соответствии с подп. (2) п. 24.5 Регламента при выражении при-

знака альтернативными понятиями в предложенной заявителем фор-

муле проверка патентоспособности проводится в отношении каждой

совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

158

Если вывод о непатентоспособности получен в отношении одной

из

указанных совокупностей, а заявитель отказывается скорректиро-

вать формулу или исключить из формулы характеристику непатен-

тоспособного изобретения, выносится решение

об

отказе

выдаче па-

тента (подп. (4) п. 24.9 Регламента). При этом в решении подтверж-

дается патентоспособность другого изобретения, в отношении

которого получен такой вывод.

Рассмотрим более подробно особенности проверки патентоспо-

собности многозвенной формулы изобретения (как с одним, так и с

несколькими независимыми пунктами) (п. 24.5.4 Регламента).

Если изобретение охарактеризовано многозвенной формулой,

содержащей зависимые

пункты,

получен вывод о непатентоспособ-

ности в отношении независимого пункта ввиду его несоответствия

условиям новизны или изобретательского уровня, заявителю сооб-

щается об этом и предлагается высказать мнение о целесообразно-

сти дальнейшего рассмотрения заявки с представлением, в случае

подтверждения такой целесообразности, скорректированной форму-

лы изобретения.

том случае, когда эксперту известны источники информации,

которые могли бы быть приняты во внимание при условии включе-

ния содержания зависимых пунктов в независимый пункт, заявите-

лю могут быть сообщены сведения об этих источниках информации.

том случае, когда установлена патентоспособность изобре-

тения в отношении независимого пункта формулы, имеющей зави-

симые пункты, необходимо убедиться, что изобретение, охарактери-

зованное с

привлечением признаков зависимых

пунктов,

соответству-

ет условию промышленной применимости и не относится к

решениям, противоречащим общественным интересам, принципам

гуманности и морали (п. 10.4.3.1 Регламента).

При положительном результате проверки в отношении всех на-

званных условий изобретение, охарактеризованное многозвенной

формулой, имеющей зависимые пункты, признается патентоспособ-

ным и принимается решение о выдаче патента.

При отрицательном результате проверки в отношении любого из

условий заявителю сообщается об этом в запросе и предлагается

представить доводы, опровергающие вывод экспертизы, либо скор-

ректировать или исключить такие зависимые пункты из формулы

изобретения.

Если заявлена группа изобретений, проверка патентоспособно-

сти проводится в отношении каждого из входящих в нее изобрете-

ний. Патентоспособность группы может быть констатирована только

тогда, когда патентоспособны все изобретения группы.

Если установлено, что патентоспособны не все изобретения груп-

пы,

то заявителю сообщается об этом

предлагается представить свое

159