Китайский В.Е. Патентование изобретений и полезных моделей

Подождите немного. Документ загружается.

Глава

ЭКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ НА ВЫДАЧУ

ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

5.1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СТАДИИ ЭКСПЕРТИЗЫ

Поступившие в ФОИС документы заявки

регистрируются

как за-

явка на изобретение с простановкой даты их поступления, если эти

документы содержат, как минимум, заявление о выдаче патента на

русском языке. Документы, не содержащие заявления на русском язы-

ке,

возвращаются их подателю.

Заявке присваивается десятизначный регистрационный номер

ФОИС. Первые четыре цифры обозначают год поступления заявки,

пятая цифра — код, используемый для обозначения заявок на изоб-

ретения, пять остальных цифр — порядковый номер заявки в серии

данного года. Для заявки на секретное изобретение первые четыре

цифры обозначают год поступления заявки, пятая цифра — код, ис-

пользуемый для обозначения заявок на секретные изобретения, шес-

тая цифра — код, означающий поступление заявки в ФОИС, четыре

остальные цифры — порядковый номер заявки на секретное изобре-

тение в серии данного года.

О факте поступления документов заявки заявитель уведомляется

с сообщением ему регистрационного номера заявки и даты поступ-

ления документов. В случае поступления документов заявки по фак-

су регистрационный номер присваивается при поступлении оригина-

ла заявления о выдаче патента в соответствии с

п. 13.3

Регламента.

Зарегистрированная заявка возврату не подлежит.

Согласно Правилам проведения проверки наличия в заявках на

выдачу патента на изобретение или полезную модель, созданные в

Российской Федерации, сведений, составляющих государственную

тайну [12], все заявки на выдачу патента на изобретения или полез-

ные модели, поданные в ФОИС, должны быть проверены в течение

пяти рабочих дней с даты их поступления в ФОИС представителями

компетентных органов в соответствии с тематической принадлежно-

стью на наличие или отсутствие в них сведений, составляющих госу-

дарственную тайну. В случае выявления представителем компетент-

ного органа обстоятельств, требующих, по его мнению, проверки со-

держания заявки, эта заявка направляется ФОИС с использованием

специальной связи в соответствующий компетентный орган, о чем за-

140

явитель уведомляется. Уведомление

должно

содержать предупрежде-

ние о неразглашении сведений, содержащихся в заявке, до оконча-

ния проверки.

Компетентный орган

течение двухмесячного срока со дня полу-

чения заявки осуществляет

ее

проверку комиссией. При необходимо-

сти привлечения к проверке заявки представителя другого федераль-

ного органа исполнительной власти срок проведения проверки заяв-

ки может быть продлен руководителем компетентного органа, но не

более чем на один месяц, о чем извещается ФОИС.

По результатам проверки заявки оформляется заключение комис-

сии,

которое утверждается руководителем компетентного органа или

уполномоченным им должностным лицом.

Если по результатам проверки заявки не установлено наличие в

ней сведений, составляющих государственную тайну, заявка возвра-

щается

ФОИС

соответствующим заключением. При установлении

в заявке наличия сведений, составляющих государственную тайну,

принимается решение о засекречивании заявки и присвоении ей со-

ответствующего грифа секретности в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации. При этом ФОИС уведомля-

ют о засекречивании заявки, а заявителя предупреждают о нерас-

пространении сведений, составляющих государственную тайну, и об

ответственности за их несанкционированное распространение. Зая-

вителя также уведомляют о невозможности зарубежного патентова-

ния изобретения или полезной модели.

В случае засекречивания заявки на изобретение компетентный

орган возвращает заявку

ФОИС либо направляет

ее в

федеральный

орган исполнительной власти по тематической принадлежности,

уполномоченный рассматривать заявки на выдачу патента на изоб-

ретение,

сведения которого составляют государственную

тайну,

либо

рассматривает заявку.

В случае засекречивания заявки на полезную модель компетент-

ный орган возвращает заявку в ФОИС.

Если в процессе рассмотрения заявки, не являющейся заявкой на

секретное изобретение, установлено, что содержащиеся в ней сведе-

ния составляют государственную тайну, принимаются меры к засек-

речиванию заявки в установленном порядке.

Если в процессе рассмотрения заявки на секретное изобретение

степень секретности изобретения будет повышена, она в соответ-

ствии с п. 2 ст. 1403 ГК РФ должна быть передана в соответствую-

щий уполномоченный орган в зависимости от ее тематической при-

надлежности.

Сведения о заявке с момента поступления ее в ФОИС до публи-

кации считаются

конфиденциальными и не

подлежат незаконному раз-

глашению.

141

Экспертиза заявки на выдачу патента на изобретение состоит из

двух

стадий:

формальной экспертизы

экспертизы по существу, осу-

ществляемых в соответствии с ГК РФ и Регламентом.

Формальная экспертиза

представляет собой процесс определения

соответствия заявки на изобретение предъявляемым к ней требова-

ниям.

В ходе проведения формальной экспертизы проверяется наличие

документов заявки и соблюдение установленных требований к ним.

Если заявителем представлены дополнительные материалы по за-

явке,

то

процессе экспертизы проверяется, не изменяют

ли

они сущ-

ность заявленного изобретения (п. 2 ст. 1384 ГК РФ).

Дополнительные материалы изменяют сущность заявленных изоб-

ретения или полезной модели, если они содержат признаки, подле-

жащие включению в формулу изобретения или полезной модели, не

раскрытые на дату приоритета в документах, послуживших основа-

нием для его установления, а также в формуле изобретения или по-

лезной модели в случае, если на дату приоритета заявка содержала

формулу изобретения или полезной модели (п.

ст. 1378 ГК РФ).

Проще говоря, дополнительные материалы считаются изменяю-

щими сущность изобретения, если они требуют включения в форму-

лу изобретения признаки, которые отсутствовали в первоначальных

материалах заявки, поступивших на дату подачи заявки. При этом

дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявлен-

ного изобретения, при рассмотрении заявки во внимание не прини-

маются

могут быть оформлены заявителем

качестве самостоятель-

ной заявки.

Через 18 месяцев со дня подачи заявки, прошедшей формальную

экспертизу с положительным результатом, ФОИС

публикует

сведе-

ния

заявке,

(п.

ст. 1385 ГК РФ), после чего любое лицо вправе оз-

накомиться

ее материалами. Публикация не производится, если до

истечения

месяцев со дня подачи заявки на изобретение она была

отозвана или признана отозванной либо на ее основании состоялась

регистрация изобретения.

По ходатайству заявителя сведения о заявке могут быть опубли-

кованы ранее указанного срока.

Автор изобретения имеет право отказаться быть упомянутым в

качестве такового в публикуемых сведениях о заявке.

соответствии

с п. 1

ст.

1386

ГК РФ

по

ходатайству заявителя или

третьих лиц, которое может быть подано в ФОИС при подаче заяв-

ки на изобретение или

течение трех лет со дня подачи этой заявки,

и при условии завершения формальной экспертизы этой заявки

по-

ложительным результатом проводится

экспертиза заявки

на

изобре-

тение по

существу.

О поступивших ходатайствах третьих лиц ФОИС

уведомляет заявителя.

142

Срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на

изобретение

по

существу может быть продлен ФОИС по ходатайству

заявителя, поданному до истечения этого срока, но не более чем на

два месяца, при условии представления вместе с ходатайством доку-

мента, подтверждающего уплату патентной пошлины.

Если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобрете-

ние по существу не подано в установленный срок, заявка признается

отозванной.

Если в результате экспертизы заявки по существу будет установ-

лен^, что заявленное изобретение, выраженное формулой, предло-

женной заявителем, соответствует условиям патентоспособности, вы-

носится решение о выдаче патента с этой формулой.

При установлении несоответствия заявленного изобретения, вы-

раженного формулой, предложенной заявителем, условиям патенто-

способности выносится решение об отказе в выдаче патента.

Основанием для отказа

выдаче патента

является решение об от-

казе в выдаче патента, принятое в связи со следующими обстоятель-

ствами

(п.

11 Регламента):

— заявленное предложение относится к предложениям, которые

не являются изобретениями согласно п. 5 ст. 1350 ГК РФ;

— заявленное предложение относится к предложениям, которым

не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения соглас-

но п. бет. 1350 ГК РФ;

— заявленное изобретение не соответствует условиям патенто-

способности, предусмотренным ст. 1350 ГК РФ.

Кроме

того,

основанием для отказа является обстоятельство, ког-

да заявленное предложение относится к предложениям, которые не

могут быть объектами патентных прав согласно

п.

ст.

1349 ГК РФ.

5.2. ФОРМАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ

Формальная экспертиза заявки на выдачу патента на изобретение,

прошедшей

регистрацию,

проводится

соответствии

со

ст.

1384

ГК РФ

и п. 23 Регламента.

При проведении формальной экспертизы заявки проверяется:

— наличие документов, которые должны содержаться в заявке

или прилагаться к ней, и соблюдение установленных требований

к документам заявки, выявляемое без анализа существа изобрете-

ния;

— соответствие размера уплаченной пошлины установленному

Размеру;

— соблюдение порядка подачи

заявки,

предусмотренного

ст.

1247

ГК Рф (через патентного поверенного или иного представителя зая-

ителя),

наличие,

случае необходимости, доверенности на предста-

вительство и соответствие ее установленным требованиям;

143

— соблюдение требования единства изобретения. При проверке

выявляются случаи явного нарушения требования единства изобре-

тения без анализа существа заявленного изобретения;

— соблюдение установленного порядка представления дополни-

тельных материалов;

— правильность классифицирования изобретения по МПК, осу-

ществленного заявителем (или производится такое классифицирова-

ние,

если это не сделано заявителем).

Если в процессе формальной экспертизы заявки установлено, что

заявка оформлена

нарушением требований к

ее

документам,

заяви-

телю в двухмесячный срок со дня поступления документов заявки

направляется

запрос с

указанием обнаруженных недостатков, приве-

дением необходимых аргументов правового характера и предложе-

нием представить исправленные или недостающие документы в те-

чение двух месяцев со дня его получения.

Для исключения случаев неправомерного затягивания делопроиз-

водства по заявке эксперт имеет право направить запрос заявителю

только в тех случаях, которые перечислены в Регламенте (п. 23.3) и

которые являются основаниями для запроса. Таких оснований выде-

лено 20.

Основаниями для запроса являются:

— отсутствие в заявке по крайней мере одного из документов,

которые должны входить в состав заявки, или представление доку-

ментов заявки в количестве экземпляров, меньшем установленного;

— отсутствие документа, подтверждающего уплату патентной

пошлины

установленном размере,

или

документа, подтверждающе-

го основания

для

освобождения

от уплаты

патентной

пошлины,

либо

уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты;

— отсутствие перевода документов заявки на русский язык, если

они представлены на другом языке;

—

отсутствие

документа

депонировании штамма микроорганиз-

ма, линии клеток растений или животных

уполномоченной коллек-

ции-депозитарии, если в заявке имеется указание на депонирование;

— нарушение порядка подачи заявки;

— отсутствие доверенности на представительство, если заявление

подписано представителем заявителя,

не

являющимся патентным по-

веренным, или нарушение требований к оформлению доверенности;

— отсутствие в заявлении о выдаче патента реквизитов, подпи-

сей,

оттиска печати (когда он необходим), предусмотренных Регла-

ментом;

— выявление недостатков

оформлении документов, препятству-

ющих их непосредственному репродуцированию, публикации, хра-

нению и (или) делающих невозможным ознакомление с ними заин-

тересованных лиц (нарушение требований к формату листов, разме-

144

рам полей и т. п., качество печати, затрудняющее прочтение матери-

алов заявки и т. п.);

— отсутствие в описании изобретения структурных разделов,

предусмотренных Регламентом (если сведения, которые должны быть

изложены в соответствующем разделе, приведены в другом разделе,

запрос не направляется), а также замена в описании или формуле

изобретения характеристики признака отсылкой к источнику инфор-

мации, в котором этот признак раскрыт;

— наличие в заявке ссылок на источники, не являющиеся обще-

доступными, либо указаний на невозможность публикации тех или

иных содержащихся в ней сведений (не считая сведений об авторах,

пожелавших не быть указанными в качестве таковых при публика-

ции сведений о заявке или патенте). Запрос не направляется, если

вследствие наличия таких сведений заявка засекречивается в установ-

ленном порядке или если заявка, содержащая такие сведения, явля-

ется заявкой на секретное изобретение;

— нарушение требований Регламента об изложении формулы в

виде одного предложения;

— отсутствие в формуле изобретения указания объекта изобрете-

ния, для которого испрашивается правовая охрана;

— наличие в формуле изобретения вместо признаков объекта

изобретения (продукта, способа) только данных о его эксплуатаци-

онных показателях и потребительских свойствах, эффектах и явлени-

ях, имеющих место при его осуществлении и (или) использовании;

— нарушение требования Регламента, согласно которому незави-

симый пункт формулы должен относиться только к одному изобре-

тению;

— наличие в формуле изобретения зависимого пункта, предпола-

гающего исключение или замену признаков того пункта, которому

он подчинен;

— несоответствие документов заявки друг другу (название изоб-

ретения, приведенное в заявлении, не соответствует названию, при-

веденному в описании; в описании изобретения отсутствуют призна-

ки,

указанные в формуле изобретения; чертежи не соответствуют опи-

санию изобретения и т. п.);

— нарушение требований Регламента к реферату;

— нарушение порядка испрашивания приоритета, предусмотрен-

ного пп. 2—5 ст. 1381 и ст. 1382 ГК РФ;

— наличие других нарушений требований Регламента к докумен-

там заявки, устанавливаемое без анализа существа заявленного изоб-

ретения (группы изобретений);

— если в документах заявки приведены сведения или реквизиты,

Достоверность которых вызывает сомнения, заявителю может быть

Направлен запрос с изложением причин таких сомнений.

145

В запросе заявителю может быть предложено представить уточ-

ненное описание и формулу, относящуюся к одному изобретению

либо к группе изобретений, образующих единый изобретательский

замысел,

соответствующей доплатой патентной пошлины, если она

окажется необходимой.

При уплате патентной пошлины, предусмотренной п. 5 ст. 1374

ГК РФ, в размере, меньшем установленного, заявитель уведомляет-

ся о необходимости в двухмесячный срок со дня получения запроса

привести сумму уплаченной патентной пошлины

соответствие

ус-

тановленным размером либо внести изменения в формулу изобре-

тения, если указанное соответствие может быть обеспечено таким

путем.

Запрос недостающих и исправленных документов может направ-

ляться заявителю столько раз, сколько это необходимо для устране-

ния недостатков заявки и

ее

документов.

Исправленный заявителем документ, содержащий наряду с ис-

правлениями, внесенными

соответствии с запросом, также исправ-

ления по инициативе заявителя, представляется

документом об уп-

лате пошлины за внесение таких изменений по истечении двухмесяч-

ного срока со дня подачи заявки.

Если заявитель в установленный срок не представит запрашивае-

мые документы или ходатайство о продлении срока их представле-

ния, заявка признается отозванной. Заявителю направляется решение

о признании заявки отозванной в месячный срок по истечении уста-

новленного срока. Если

не

устраненные заявителем недостатки заяв-

ки не являются препятствием для установления даты подачи заявки

в соответствии с п. 23.6 Регламента, то в решении о признании заяв-

ки отозванной указывается дата подачи заявки.

Делопроизводство

по

заявке может

быть

продолжено

в случае

вос-

становления ФОИС пропущенного срока.

При

проверке формулы изобретения

в ходе формальной экспер-

тизы сначала проверяется структура формулы и затем — ее содер-

жание.

Классифицирование предмета заявки. В целях соотнесения пред-

мета заявки с той или иной отраслью техники заявленное изобрете-

ние классифицируется в соответствии с МПК.

Классифицирование осуществляется:

— при проведении формальной экспертизы заявки;

— при проведении информационного поиска и (или) экспертизы

заявки по существу.

Классифицирование проводится в соответствии с правилами, ус-

тановленными «Введением в МПК».

При классифицировании основанием для выбора классификаци-

онного индекса является

формула заявленного

изобретения.

Для более

146

полного понимания сущности изобретения привлекаются описание

и чертежи. Если заявка охватывает несколько объектов, относящих-

ся к разным рубрикам МПК, устанавливаются все соответствующие

классификационные индексы. При этом выбор первого индекса оп-

ределяется

названием

изобретения.

Классификационные

индексы,

установленные на стадии формаль-

ной экспертизы, могут быть изменены

процессе проведения инфор-

мационного поиска для определения уровня техники, по сравнению

которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательско-

го уровня заявленного изобретения в соответствии с п. 4 ст. 1386

ГК РФ или при проведении экспертизы заявки по существу.

Уведомление о несоответствии заявки и исправленных или уточ-

ненных документов заявки установленным требованиям. Если в ре-

зультате рассмотрения заявки установлено, что заявка подана с на-

рушением требования единства изобретения, заявителю направля-

ется уведомление об этом и предлагается в течение двух месяцев с

даты его получения сообщить, какое из изобретений должно рас-

сматриваться. Если заявитель не прореагирует на уведомление, то

экспертиза проводится

отношении изобретения, указанного

фор-

муле первым.

Если дополнительные материалы изменяют сущность заявленно-

го

изобретения, заявитель уведомляется

том,

что они

не

могут быть

приняты во внимание при экспертизе.

Уведомление о положительном результате формальной экспертизы

заявки. Если заявка содержит все необходимые документы, оформ-

ленные в соответствии с требованиями Регламента к ним, заявитель

уведомляется о положительном результате формальной экспертизы

заявки и о дате подачи заявки.

Дата подачи заявки

устанавливается

по

дате поступления

ФОИС

заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание изобре-

тения

чертежи,

если

описании имеются ссылки на них

(п.

ст.

1375

ГК РФ). При неодновременном представлении указанных докумен-

тов датой подачи заявки считается дата поступления последнего

из них.

5.3. ЭКСПЕРТИЗА ЗАЯВКИ ПО СУЩЕСТВУ

Условия проведения экспертизы заявки по существу. В соответ-

ствии

с п. 1

ст. 1386 ГК РФ экспертиза заявки по существу проводит-

ся при условии завершения формальной экспертизы заявки с поло-

жительным результатом и подачи заявителем или третьим лицом

ходатайства о проведении экспертизы по существу. Такое ходатай-

ство может быть подано при подаче заявки или

течение трех лет со

Дня подачи заявки в ФОИС. Указанный срок может быть продлен,

но не более чем на два месяца, по ходатайству заявителя, поданному

147

до истечения трех лет со дня подачи заявки при условии уплаты па-

тентной пошлины за продление срока.

О поступивших ходатайствах третьих лиц ФОИС уведомляет за-

явителя.

Если ходатайство о проведении экспертизы по существу не пода-

но в установленный срок, заявка признается отозванной, о чем зая-

витель уведомляется.

Вместе с ходатайством о проведении экспертизы заявки по суще-

ству представляется документ, подтверждающий уплату патентной

пошлины в установленном размере.

Действующим законодательством предусматривается так назы-

ваемая

отсроченная экспертиза заявки

на

изобретение,

принятая во

многих странах мира. Достоинством ее является то, что заявитель,

зафиксировав приоритет изобретения, может провести необходимые

конъюнктурные исследования и лишь после этого решать вопрос о

необходимости его патентной охраны. Кроме того, для заявителя и

третьих лиц предусматривается возможность ходатайствовать о про-

ведении по заявке, прошедшей формальную экспертизу с положи-

тельным результатом, информационного поиска для определения

уровня техники, в сравнении с которым может быть осуществлена

оценка новизны и изобретательского уровня заявленного изобрете-

ния (п. 4 ст. 1384 ГК РФ). Результаты информационного поиска мо-

гут помочь заявителю определить целесообразность испрашивания

по

заявке экспертизы

по

существу.

Условия оплаты за проведение

ин-

формационного поиска по заявке определяются Тарифами на услу-

ги,

предоставляемые Федеральным институтом промышленной соб-

ственности.

случае проведения экспертизы по существу ее результаты дово-

дятся до сведения заявителя

лица, подавшего ходатайство, если это

разные лица.

Лицо, не являющееся заявителем, подавшее ходатайство о прове-

дении экспертизы заявки по существу, в рассмотрении заявки учас-

тия не принимает. Переписка по заявке ведется с заявителем или его

представителем.

Лицу, подавшему ходатайство, направляется копия решения, при-

нятого по результатам рассмотрения заявки.

том

случае,

когда све-

дения о заявке на дату принятия решения о выдаче патента или об

отказе

выдаче патента

еще не

опубликованы, подателю ходатайства

сообщается лишь о том, какое решение принято по заявке, а копия

этого решения направляется после публикации сведений о заявке,

если заявка на дату указанной публикации не отозвана и не призна-

на отозванной.

В случае, когда после поступления указанного ходатайства заяв-

ка в установленном порядке отозвана или признана отозванной и

148

заявителю направлено соответствующее уведомление или решение,

рассмотрение заявки прекращается, о чем лицо, подавшее ходатай-

ство,

уведомляется.

том случае, когда заявка на изобретение преобразуется заяви-

телем в заявку на полезную модель, рассмотрение ее как заявки на

изобретение прекращается, о

чем

податель ходатайства о проведении

экспертизы заявки по существу также уведомляется.

Ходатайство считается не поданным, если раньше поступило хо-

датайство другого лица, о чем уведомляется податель более поздне-

го ходатайства.

При подаче ходатайства до завершения формальной экспертизы,

экспертиза заявки по существу проводится после направления заяви-

телю уведомления о положительном результате формальной экспер-

тизы.

том случае, когда ходатайство о проведении экспертизы по су-

ществу поступило во время проведения по заявке информационного

поиска по ходатайству заявителя или третьего лица, экспертиза за-

явки по существу проводится по завершении информационного по-

иска, о чем податель ходатайства уведомляется.

Обязательным элементом отсроченной экспертизы является

публи-

кация сведений

заявке на

изобретение.

соответствии с п.

ст. 1385

ГК

РФ,

сведения о заявке, которая прошла формальную экспертизу с

положительным результатом, публикуются по истечении 18 месяцев

с даты ее

подачи, за исключением случаев, если до истечения

меся-

цев со дня

подачи такой заявки она была отозвана или признана ото-

званной либо на ее основании состоялась регистрация изобретения.

По ходатайству заявителя сведения о заявке могут быть опубли-

кованы ранее указанного срока. Так, по ходатайству заявителя, по-

данному до истечения

месяцев со дня подачи заявки на изобрете-

ние,

ФОИС может опубликовать сведения о заявке до истечения

месяцев со дня ее подачи.

После публикации сведений о заявке любое лицо может ознако-

миться с ее материалами.

До публикации сведений о заявке заявителю предоставляется пра-

во преобразовать ее в заявку на полезную модель путем подачи со-

ответствующего заявления.

Содержание экспертизы заявки по существу.

соответствии с п. 2

ст.

1386

ГК РФ экспертиза заявки на изобретение включает

себя

ин-

формационный поиск

в отношении заявленного изобретения для опре-

деления уровня техники и

проверку соответствия заявленного

изобре-

тения условиям

патентоспособности,

установленным

ст.

1350

ГК РФ.

При экспертизе заявки по существу в соответствии с п. 24.1 Рег-

ламента проводят:

установление приоритета изобретения;

149