Китайский В.Е. Патентование изобретений и полезных моделей

Подождите немного. Документ загружается.

случае, когда имеющие одну

ту

же

дату приоритета заявки на

идентичные изобретения или полезные модели поданы одним и тем

же заявителем, патент выдается по заявке, выбранной заявителем с

соблюдением вышеуказанного срока. Если в течение установленно-

го срока в ФОИС от заявителей не поступит указанное сообщение

или ходатайство о продлении установленного срока в порядке, пре-

дусмотренном

п. 5

ст. 1386 ГК РФ, заявки признаются отозванными.

Весьма важным понятием в экспертизе заявок на выдачу патента

на изобретение или полезную модель является

уже

упомянутая ранее

дата подачи заявки

в ФОИС, поскольку в соответствии с ГК РФ от

этой даты отсчитываются приоритет по дате подачи заявки и целый

ряд сроков:

— срок действия патента на изобретение или патента на полез-

ную модель;

— срок испрашивания заявителем конвенционного приоритета и

представления им заверенной копии первой заявки в государстве

—

участнике Парижской конвенции на это изобретение или полезную

модель;

— срок испрашивания заявителем льготного приоритета по дате

подачи им более ранней заявки;

— срок внесения изменений в документы заявки по инициативе

заявителя без уплаты патентной пошлины;

— срок публикации сведений о заявке на выдачу патента на изоб-

ретение;

— срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на

выдачу патента на изобретение по существу.

2.2.

ОБЪЕКТЫ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ИХ ПРИЗНАКИ

Как уже отмечалось ранее, объектами изобретения согласно п. 1

ст. 1350 ГК РФ являются

технические решения

в любой области, от-

носящиеся:

— к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму мик-

роорганизма, культуре клеток растений или животных);

— к способу, т. е. процессу осуществления действий над матери-

альным объектом с помощью материальных средств.

Под термином «продукт» понимается «предмет как результат че-

ловеческого труда»

. Как видно из данной формулировки, приве-

денный перечень объектов изобретения, относящихся к продукту,

не является исчерпывающим. В Регламенте, например, указан еще

один возможный продукт — генетическая конструкция (подп. (7)

п. 10.7.4.3).

На рис. 6 схематично представлены объекты изобретений.

Ожегов

С.

И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1990. С. 607.

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Продукт

Устройство

Вещество

Штамм

микроорганизма

Культура клеток

растений или

животных

Генетическая

конструкция

Способ:

процесс огпцгствлення

действий

над материальными

объектами

помощью

материальных средств

РИС.

6. Объекты изобретений

Продукт —

устройство.

соответствии

с п.

10.4.1 Регламента к ус-

тройствам относятся конструкции и изделия.

Под

термином «конструкция» понимается «состав

взаимное

рас-

положение частей какого-нибудь построения, сооружения, механиз-

ма, а также само такое построение, сооружение, машина

таким ус-

тройством»

Под термином «изделие» понимается «вещь, товар»

Устройство является наиболее широко распространенным объек-

том изобретения, поскольку

под

устройством понимается практичес-

ки неограниченный ряд изделий, окружающих человека как в про-

изводстве, так и в быту.

К устройствам, в частности, относятся машины и их детали, при-

боры, аппараты, оборудование, инструмент и крепежные изделия,

тара, транспортные средства, посуда, мебель, обувь, средства связи,

Ожегов С. И. Словарь русского языка. С. 292.

Там же. С. 242.

строительные конструкции, здания, сооружения, части всего перечис-

ленного и т. п.

Отмеченная распространенность устройства как объекта изобре-

тения обусловлена также следующим обстоятельством. Как извест-

но,

гарантией того, что запатентованное изобретение действитель-

но будет охраняться, является реальная возможность установления

факта его использования. Обнаружить факт использования устрой-

ства гораздо

легче,

чем факт использования

способа.

Так, устройство

можно найти на рынке, в магазине, в рекламе

и т.

п. Его можно при-

обрести вместе с описанием устройства (технической характеристи-

кой).

А обнаружить и тем более доказать факт использования спо-

соба значительно

сложнее,

поскольку

для

этого необходимо получить

информацию о его применении на каком-либо предприятии, как пра-

вило частном, на которое ограничен доступ посторонних лиц. Для

доказательства факта использования способа необходимо предста-

вить

достоверную

документацию,

например подобную технологичес-

кой инструкции, которая зачастую не является общедоступным ис-

точником информации, что затрудняет

или

делает невозможным об-

наружение факта использования способа как объекта изобретения.

Для характеристики устройств используются, в частности, следу-

ющие признаки (подп. (2) п. 10.7.4.3 Регламента):

— наличие конструктивного (конструктивных) элемента (элемен-

тов);

— наличие связи между элементами;

— взаимное расположение элементов;

— форма выполнения элемента (элементов) или устройства в це-

лом, в частности, геометрическая форма;

— форма выполнения связи между элементами;

— параметры

другие характеристики элемента (элементов)

их

взаимосвязь;

— материал, из которого выполнен элемент (элементы) или уст-

ройство в целом;

— среда, выполняющая функцию элемента.

При этом необходимо иметь в виду, что не следует использовать

для характеристики устройства признаки, выражающие наличие на

устройстве в целом или его элементе обозначений (словесных, изоб-

разительных или комбинированных), не влияющих на функциониро-

вание устройства и реализацию его назначения.

Продукт — вещество. К веществам относятся, в частности, хими-

ческие соединения, в том числе нуклеиновые кислоты и белки; ком-

позиции (составы, смеси); продукты ядерного превращения

(п.

10.7.4.3 Регламента).

К химическим соединениям кроме мономерных условно относят-

ся высокомолекулярные соединения, а также объекты генной инже-

нерии (плазмиды, векторы, рекомбинантные молекулы нуклеиновых

кислот и фрагменты нуклеиновых кислот).

К композициям относятся составы, содержащие как минимум два

ингредиента. Это сплавы, керамика, стекла, бетонные смеси, механи-

ческие смеси любого назначения. Зачастую существенными являют-

ся их количественные соотношения.

Во всех случаях подачи заявки на любые новые вещества необхо-

димо раскрытие

способа

их получения.

Для характеристики химических

соединений

используются, в част-

ности, следующие признаки (подп. (3) п. 10.7.4.4.3 Регламента):

— для нпзкомолекулярных соединений с установленной структу-

рой — качественный состав (атомы определенных элементов), коли-

чественный состав (число атомов каждого элемента), связь между ато-

мами и взаимное их расположение в молекуле, выраженное химичес-

кой структурной формулой;

— для высокомолекулярных соединений с установленной струк-

турой — структурная формула элементарного звена макромолекулы,

структура макромолекулы в целом (линейная, разветвленная), коли-

чество элементарных звеньев или молекулярная масса, молекулярно-

массовое распределение, геометрия и стереометрия макромолекулы,

ее концевые и боковые группы;

— для сополимеров — дополнительно соотношение сомономер-

ных звеньев и их периодичность;

— для нуклеиновых кислот — последовательность нуклеотидов

или эквивалентный ей признак (последовательность, комплементар-

ная известной по всей длине; последовательность, связанная с извест-

ной вырожденностью генетического кода);

— для белков — последовательность аминокислот или эквива-

лентный ей признак (кодирующая последовательность нуклеотидов);

— для соединений с неустановленной структурой — физико-хи-

мические и иные характеристики (в том числе признаки способа по-

лучения), позволяющие отличить данное соединение от других.

Для характеристики композиций используются, в частности, сле-

дующие признаки (подп. (4) п. 10.7.4.3 Регламента):

— качественный состав (ингредиенты);

— количественный состав (содержание ингредиентов);

— структура композиции;

— структура ингредиентов.

Для характеристики композиций неустановленного состава могут

использоваться их физико-химические, физические и иные характе-

ристики, а также признаки способа получения.

Для характеристики веществ, полученных путем ядерного превра-

щения, используются, в частности, следующие признаки (подп. (5)

п. 10.7.4.3 Регламента):

— качественный состав (изотоп (изотопы) элемента);

— количественный состав (число протонов и нейтронов);

— основные ядерные характеристики: период полураспада, тип

и энергия излучения (для радиоактивных изотопов).

Продукт — штаммы микроорганизмов и другие биологические

объекты. Термин «штамм микроорганизма» означает совокупность

клеток, имеющих общее происхождение

характеризующихся устой-

чивыми одинаковыми признаками.

К штаммам микроорганизмов относятся, в частности, штаммы

бактерий, вирусов, бактериофагов, микроводорослей, микроскопи-

ческих грибов, консорциумы микроорганизмов.

линиям клеток относятся линии клеток

тканей,

органов, консор-

циумы соответствующих клеток.

К генетическим конструкциям относятся, в частности, плазм иды,

векторы, стабильно трансформированные клетки микроорганизмов,

растений и животных, трансгенные растения и животные.

Штаммы микроорганизмов составляют основу биотехнологии.

Значительные практические возможности биотехнологии обуслови-

ли резкое увеличение числа изобретений, касающихся объектов жи-

вой природы.

Для характеристики штаммов микроорганизмов, культур клеток

растений и животных используются специфические признаки, пере-

численные

подп. (6) п.

10.7.4.3

Регламента. Этих признаков доволь-

но большое количество и они относятся к биологическим и биотех-

нологическим характеристикам.

Для характеристики

штаммов микроорганизмов

используются,

в частности, следующие признаки:

— родовое и видовое название штамма (на латинском языке);

— происхождение (источник выделения, родословная);

— гено- и хемотаксономическая характеристики;

— морфологическая, физиологическая (в том числе культураль-

ная) характеристики;

— биотехнологическая характеристика (условия культивирова-

ния;

название

свойства полезного вещества, продуцируемого штам-

мом; уровень активности (продуктивности);

— вирулентность, антигенная структура, серологические свойства

(для штаммов микроорганизмов медицинского и ветеринарного на-

значения);

— принцип гибридизации (для штаммов гибридных микроорга-

низмов).

Для характеристики

линий

клеток

растений или животных

допол-

нительно используются, в частности, следующие признаки:

— число пассажей;

— кариологическая характеристика:

ростовые (кинетические) характеристики;

— характеристика культивирования в организме животного (для

гибридов);

— способность к морфогенезу (для клеток растений).

Для характеристики

консорциумов

микроорганизмов,

клеток расте-

ний или

животных дополнительно к перечисленным выше признакам

используются, в частности, следующие признаки: фактор и условия

адаптации и селекции, таксономический состав, число и доминиру-

ющие компоненты, заменяемость, тип и физиологические особенно-

сти консорциума в целом.

Признаки, используемые для характеристики генетических конст-

рукций, указаны в подп. (7) п. 10.7.4.3 Регламента.

Для характеристики генетических конструкций соответствующим

образом используются признаки, используемые для устройств в со-

ответствии с подп. (2) п. 10.7.4.3 Регламента (при этом конструктив-

ными элементами могут являться энхансер, промотор, терминатор,

инициирующий кодон, линкер, фрагмент чужеродного гена, маркер,

фланкирующие области).

Для характеристики трансформированной клетки используются,

в частности, следующие признаки:

— трансформирующий элемент;

— приобретаемые клеткой признаки (свойства);

— указание происхождения клетки (для прокариотической клет-

ки — род, семейство и (или) вид);

— таксономические признаки;

— мутация природного генома;

— условия культивирования клетки и иные характеристики, до-

статочные для того, чтобы отличить данную клетку от другой.

Для трансгенпого растения используются, в частности, следующие

признаки:

— наличие модифицированного элемента в геноме;

— приобретаемые растением признаки (свойства);

— происхождение растения;

— таксономическая принадлежность и иные характеристики, до-

статочные для того, чтобы отличить данное растение от другого.

Для

трансгенного

животного используются, в частности, следую-

щие признаки:

— ген и (или) ДНК, трансформированный в геном животного и

кодирующий или экспрессирующий целевой продукт;

— приобретаемые животным признаки (свойства);

— продуцируемый животным модифицированный продукт;

— таксономическая принадлежность и иные характеристики, до-

статочные для того, чтобы отличить данное животное от другого.

Способ.

ГК

РФ

определяет способ как

процесс выполнения действий

над материальным объектом

помощью материальных средств

(п. 1

ст. 1350). Наличие такого процесса является неотъемлемой чертой

способа как объекта изобретения. Без указанного процесса нет спо-

соба. Процесс — это объект, характеризуемый протеканием во вре-

мени [28].

Регламенте

(подп.

(8) п.

10.7.4.3) определены следующие призна-

ки,

используемые для характеристики способов:

— наличие действия или совокупности действий;

— порядок выполнения таких действий во времени (последова-

тельно, одновременно, в различных сочетаниях

т. п.);

— условия осуществления действий; режим; использование ве-

ществ (исходного

сырья,

реагентов, катализаторов

и т.

д.),

устройств

(приспособлений, инструментов, оборудования

и т.

д.),

штаммов мик-

роорганизмов, линий клеток растений и животных.

Действия над материальными объектами с помощью материаль-

ных объектов могут характеризоваться не только наименованиями

самих действий, но

указанием объектов, над которыми совершают-

ся эти

действия.

Такими объектами могут быть устройства, вещества,

штаммы микроорганизмов, их совокупности. Помимо указания

объектов

средств воздействия возможны

и другие

признаки,

харак-

теризующие условия выполнения

действий,

т. е. режимы

др.

К при-

знакам способа можно отнести взаимосвязь действий посредством

указания их последовательности, одновременности или другим об-

разом, в том числе в виде взаимосвязи режимов разных действий,

условий перехода от одного действия к другому и т. п.

Таким образом, для способа как объекта изобретения характерен

наиболее широкий набор признаков,

число которых могут входить

и признаки, используемые

для

характеристики других объектов изоб-

ретения.

Выделяют

три группы способов как объектов

изобретения:

— способы, направленные на изготовление продуктов (изделий,

веществ

др.);

— способы, направленные на изменение состояния предметов

материального мира (управление, регулирование, транспортировка

и т. п.);

— способы для определения состояния предметов материально-

го мира (измерение, диагностика и др.).

Правовая охрана способов первой группы специфична тем, что

действие патента, выданного на такой

способ,

распространяется

на

продукт, полученный непосредственно данным способом, если этот

продукт является

новым

(п. 2 ст. 1358 ГК РФ). Кроме того, идентич-

ный продукт также считается полученным путем использования за-

патентованного способа при отсутствии доказательств обратного.

Способы второй и третьей групп в патентной практике встреча-

ются значительно реже, поскольку имеются практические трудности

установления факта использования изобретения, относящегося к та-

кому способу.

2.3.

ТРЕБОВАНИЕ ЕДИНСТВА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Заявка на выдачу патента на изобретение должна относиться

од-

ному изобретению или к группе изобретений, связанных между со-

бой настолько, что они образуют

единый изобретательский замысел

(п.

ст.

1375

ГК

РФ).

Это положение представляет собой требование

единства изобретения. Оно содержится в патентных законах подав-

ляющего большинства стран мира,

а также в

различных международ-

ных

договорах, регулирующих вопросы подачи и рассмотрения зая-

вок на изобретения при взаимном патентовании.

Соблюдение требования единства изобретения при содержании в

формуле изобретения одного независимого пункта. Требование един-

ства изобретения признается соблюденным, если заявка относится к

одному устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре

клеток растений или животных, способу, т. е. формула изобретения

содержит

один независимый

пункт.

Если в этом случае для характеристики изобретения привлекают-

ся указываемые в зависимых пунктах формулы признаки,

развиваю-

щие или уточняющие

признаки независимого пункта формулы изоб-

ретения, то по требованию единства изобретения такие признаки не

должны предполагать

замену или исключение

каких-либо признаков

независимого пункта (подп. (3) п. 10.8.1.5 Регламента). В качестве

примера нарушения единства изобретения в этом случае можно при-

вести следующую формулу изобретения:

«1.

Установка для восстановления резьбовых элементов насосно-

компрессорных

труб,

содержащая ультразвуковой преобразователь,

соединенный

ультразвуковым генератором, и волновод

прикреп-

ленным к его выходному торцу инструментом, отличающаяся тем,

что инструмент прикреплен к торцу волновода с помощью резьбово-

го

соединения.

Установка

по п.

отличающаяся

тем,

что инструмент прикреп-

лен к торцу волновода с помощью

сварного

соединения».

Как видно из этой формулы изобретения, прикрепление инстру-

мента

торцу волновода с помощью сварного соединения по второ-

му

(зависимому) пункту формулы предполагает замену признака пер-

вого (независимого) пункта

формулы,

относящегося

прикреплению

помощью резьбового

соединения.

Такая замена признака свидетель-

ствует о том, что в данной формуле изобретения с одним независи-

мым пунктом представлены два изобретения, а значит налицо нару-

шение требования единства изобретения.

Кроме того, независимый пункт формулы изобретения может со-

держать так называемые

альтернативные признаки

(подп. (7) п. 10.8

Регламента) при условии, что при любом допускаемом указанной

альтернативой выборе

совокупности

другими признаками, вклю-

ченными в формулу изобретения, обеспечивается получение одного

и того же технического результата. Такой пункт признается содер-

жащим несколько изобретений, если альтернативные признаки ис-

пользуются неправомерно. Использование альтернативных понятий

допускается только

в том

случае,

когда необходимо охарактеризовать

несколько форм реализации признака, обеспечивающих получение

одного и того же технического результата (в совокупности с други-

ми признаками изобретения), однако общее понятие, охватывающее

такие формы, отсутствует или использование его невозможно. Если

же

каждый из альтернативных признаков работает на получение

сво-

его технического результата, то можно сделать вывод о содержании

в формуле изобретения двух или нескольких изобретений.

В дополнительных материалах заявитель может исправить ситу-

ацию,

исключив из формулы одну из альтернатив либо показав на

основании материалов заявленного технического решения, что для

этих альтернатив есть общий технический результат.

Если

все

содержащиеся

формуле альтернативы обеспечивают

по-

лучение одного

и того же

технического результата,

но

какие-то

из

них

могут обеспечить получение

еще и своего

дополнительного

техничес-

кого результата, то такая формула признается отвечающей требова-

нию единства изобретения.

отношении использования альтернативных признаков

незави-

симом пункте формулы имеется еще одно требование Регламента

(подп. (2) п. 10.8.1.4). Такой пункт формулы не признается относя-

щимся

одному

изобретению,

если

содержащаяся

в нем

совокупность

признаков включает характеристику изобретений, относящихся к

объектам разного вида или к совокупности средств, каждое из кото-

рых имеет собственное назначение, без реализации указанной сово-

купностью средств общего назначения.

Соблюдение требования единства изобретения при содержании в

заявке группы изобретений.

соответствии с п.

ст. 1375 ГК РФ за-

явка должна относиться к одному изобретению или группе изобре-

тений, связанных между собой настолько, что они образуют единый

изобретательский замысел (требование единства изобретения).

Единство изобретения признается соблюденным, если:

— в формуле изобретения охарактеризовано одно изобретение;

—

формуле изобретения охарактеризована группа изобретений:

одно из которых предназначено для получения (изготовления)

другого (например, устройство или вещество

способ получения (из-

готовления) устройства или вещества в целом или их части);

одно из которых предназначено для осуществления другого (на-

пример,

способ

устройство

для

осуществления способа

целом или

одного из его действий);

одно

из

которых предназначено

для

использования

другого (в

дру-

гом) (например, способ и вещество, предназначенное для использо-

вания

способе;

способ или устройство и его

часть;

применение уст-

ройства или вещества по определенному назначению и способ с их

использованием в соответствии с этим назначением; применение ус-

тройства или вещества по определенному назначению и устройство

или композиция,

которых они используются

соответствии с этим

назначением как составная часть);

относящихся к объектам одного вида (несколько устройств, не-

сколько веществ и т.

д.),

одинакового назначения, обеспечивающих

получение одного и того же технического результата (варианты).

Могут

быть и другие

сочетания изобретений

группе,

но при этом

должно выполняться требование, заключающееся

том, что все они

должны быть связаны единым изобретательским замыслом.

Примером многозвенной

формулы,

содержащей группу изобрете-

ний и удовлетворяющей требованию единства изобретения, может

быть следующая формула:

«1.

Способ получения костромского сливочного масла, включа-

ющий...

Устройство для получения костромского сливочного масла,

содержащее...

Исходный продукт для получения костромского сливочного

масла, содержащий...».

Нарушение требования единства изобретения может быть выяв-

лено как на этапе проведения формальной экспертизы, так и на эта-

пе экспертизы заявки по существу. При выявлении нарушения дан-

ного требования заявитель об этом уведомляется.

Уведомление

отличается от

запроса

тем,

что на уведомление заяви-

тель не обязан отвечать в установленный срок.

течение двух меся-

цев

после получения такого уведомления заявитель может сообщить,

какое из заявленных изобретений должно быть рассмотрено в рам-

ках уже поданной заявки. Дальнейшая экспертиза будет проводить-

ся уже в отношении того изобретения, которое определит заявитель.

Если заявитель не ответит в срок на уведомление, экспертиза долж-

на проводиться в отношении изобретения,

указанного

формуле

пер-

вым.

Такой порядок определен в п.

ст. 1384 ГК РФ.

Изобретение (или группа изобретений), не рассмотренное в рам-

ках заявки, поданной с нарушением требования единства изобрете-

ния, может быть предметом

выделенной

заявки,

поданной заявителем

установленный срок

сохранением приоритета

(до

принятия

по

пер-

воначальной заявке решения об отказе

выдаче охранного докумен-